Nguyên đơn là Guccio Gucci SpA của Florence, Italy, đại diện bởi Studio Barbero, Italy đã có đơn khiếu nại gửi đến WIPO ngày 3/3/2010 kiện bị đơn là Zhang Shao Hua ở Triết Giang, Trung quốc vì bị đơn đã đăng ký sử dụng tên miền gucciwell.com liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn. Tên miền tranh chấp gucciwell.com được bị đơn đăng ký qua Tập đoàn Công nghệ Net Xin.
Nguyên đơn là chủ sở hữu nhiều nhãn hiệu liên quan đến từ GUCCI. Những nhãn hiệu liên quan đến GUCCI đã được đăng ký từ ngày 24/11/1998, theo nguyên đơn, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu GUCCI đã được thực hiện từ hơn 10 năm trước khi tên miền tên miền tranh chấp được bị đơn đăng ký (tên miền tranh chấp đăng ký ngày 23/11/2009).
Nguyên đơn đã có các lập luận như sau trong đơn khiếu nại:
- Nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu GUCCI đã đăng ký bảo hộ trên toàn thế giới. Nguyên đơn đã sử dụng nhãn hiệu GUCCI từ hơn 80 năm trước, bao gồm từ GUCCI và từ GUCCI kết hợp với các từ hay yếu tố hình khác. Nhãn hiệu GUCCI được ứng dụng vào các sản phẩm trong ngành công nghiệp thời trang cao cấp, bao gồm quần áo, túi xách, hàng hoá, hành lý bằng da, giày dép, đồ trang sức, quà tặng, kính mắt, và nước hoa. Nhãn hiệu GUCCI đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới và trở thành một trong những nhà sản xuất các sản phẩm thời trang danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Theo một khảo sát về các thương hiệu thượng hạng toàn cầu của Nielson, nguyên đơn với nhãn GUCCI là một trong những thương hiệu sang trọng nhất trên thế giới năm 2007; theo bảng xếp hạng các nhãn hiệu danh tiếng và tốt nhất năm 2009 của Inter thì GUCCI đứng thứ 41 trên 100 nhãn hiệu. Nguyên đơn cũng đã đăng ký bao vây nhiều tên miền bao gồm từ "gucci" như gucci.com, gucci-group.com, gucci.info, gucci.biz, gucci-care.com, gucci-group.cn, guccibeauty.cn, guccibodycare.com, guccichina.com, guccichina.cn, guccicosmetics.com, guccijoy.com và guccipure.com ... Nguyên đơn cho rằng họ đã đầu tư một cách đáng kể và liên tục vào quảng cáo để quảng bá sản phẩm của mình trong suốt những năm qua và chỉ tính riếng trong năm 2008 nguyên đơn đã chi hơn 6.400.000 euro cho tiếng quảng cáo. Do vậy, nguyên đơn cho rằng mình có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp.
- Tên miền tranh chấp gucciwell.com trùng hoặc gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu GUCCI. Tên miền tranh chấp kết hợp toàn bộ nhãn hiệu GUCCI, mặc dù đã được bị đơn thêm vào sau từ “well” vào sau gucci để cố tạo sự khác biệt với nhãn hiệu GUCCI. Trên trang web gucciwell.com đã được bị đơn cho hiển thị nhãn hiệu GUCCI với các sản phẩm mang nhãn hiệu GUCCI và các sản phẩm khác của các đổi thủ cạnh tranh của nguyên đơn như Burberry dường như với mục đích để chào bán. Nguyên đơn cho rằng các sản phẩm mang nhãn hiệu GUCCI được hiển thị trên trang web gucciwell.com của bị đơn thoạt nhìn làm người sử dụng Internet nhầm tưởng đây là trang web của nguyên đơn vì các sản phẩm này giống như đúc sản phẩm thật của nguyên đơn. Trong khi đó bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp mà không có sự ủy quyền, cho phép của nguyên đơn hoặc một đại lý bất kỳ của nguyên đơn. Cách thức mà bị đơn sử dụng trang web cho thấy tên miền tranh chấp không được bị đơn sử dụng với thiện ý tốt đẹp trong giao dịch mua bán, hàng hóa thương mại hoặc công bằng, hợp pháp.
- Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu. Bị đơn thông qua trang web này đã đánh lừa người sử dụng Internet, làm người tiêu dùng nhầm lẫn đây là trang web của nguyên đơn, bán các sản phẩm mang nhãn hiệu GUCCI và đây là một trang bán hàng trực tuyến của nguyên đơn để truy cập vào. Trong trang web này bị đơn còn chuyển hướng đến các đường link liên kết quảng cáo các sản phẩm của bên thứ ba, khi khách hàng nhấp chuột vào các link này bị đơn còn được hưởng hoa hồng từ bên thứ ba. Nguyên đơn nhận thấy đây còn là việc sử dụng phi thương mại của bị đơn, lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu GUCCI nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho mình. Vì thế chắc chắn bị đơn phải hoàn toàn nhận thức được một cách thực sự về sự nổi tiếng của nguyên đơn, của nhãn hiệu GUCCI.
Ngày 18/2/2010, nguyên đơn đã gửi thư cho bị đơn, yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp và chuyển giao tên miền này cho nguyên đơn. Tuy nhiên, bị đơn đã không trả lời bức thư đó.
Ngày 16/04/2010, Bị đơn đã có giải trình đáp lại cáo buộc của nguyên đơn như sau: “Trang web của chúng tôi không bán túi xách mà chỉ cung cấp thông tin chung về túi GUCCI. Trong trang web của chúng tôi không cung cấp giỏ hàng để bán hàng trực tuyến cho người mua, người mua hàng tìm hiểu thêm các thông tin về túi GUCCI trên trang web”.
Hội đồng trọng tài đã kết luận vụ việc khiếu nại như sau:
- Theo các bằng chứng đã thu thập được, tên miền gucciwell.com của bị đơn là trùng hoặc gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu GUCCI của nguyên đơn. Tên miền tranh chấp do bị đơn đăng ký là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu GUCCI của nguyên đơn, việc bổ sung từ “well” trong tiếng Anh vào cùng từ “gucci”như một hậu tố chứ chưa đủ để tạo sự khác biệt giữa tên miền tranh chấp và nhãn hiệu GUCCI. Điều này thật là đặc biệt khi mà từ GUCCI không phải là một từ phổ biến chung và được nhiều người biết đến. Bị đơn cũng không giải thích về việc đăng ký tên miền gucciwell.com với mục đích gì.
- Việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu GUCCI của nguyên đơn là có trước khi bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp gucciwell.com (23/11/2009). Nguyên đơn đã xác nhận không cho phép hay có bất kỳ ủy quyền nào về việc đăng ký này đối với bị đơn. Ngoài ra, Hội đồng trọng tài còn lưu ý rằng các bằng chứng sẵn có cho thấy bị đơn không được biết đến với tên miền gucciwell.com và bị đơn cũng không có một bằng chứng cụ thể nào về việc đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với mục đích một cách hợp pháp. Trọng tài thấy rằng bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp với tên miền tranh chấp.
- Các dữ liệu được in từ trang gucciwell.com gồm những thông tin sau:1. bán bản sao của túi xách GUCCI tại trang web gucciwell.com, 2. từ GUCCI ở một vị trí nổi bật trên góc trên bên trái của trang web; 3. cụm từ “cửa hàng trực tuyến GUCCI”, 4. hình ảnh của sản phẩm liên quan đến GUCCI được chào giá.
Từ “bản sao” túi xách GUCCI được Hội đồng Trọng tài lưu ý, tuyên bố này tại trang web của bị đơn cho thấy bị đơn cung cấp hàng giả, hàng nhái của mang nhãn hiệu GUCCI của nguyên đơn. Trong khi đó nguyên đơn khẳng định rõ ràng là bị đơn không hề được nguyên đơn cho phép hoặc ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào sử dụng nhãn hiệu GUCCI, nhưng bị đơn lại sử dụng từ GUCCI ở một vị trí nổi bật trên góc trên bên trái của trang web tranh chấp, thậm chí bị đơn lại đề là cửa hàng trực tuyến GUCCI. Như vậy, bị đơn đã đăng ký tên miền tranh chấp và cho phép các nhà điều hành của trang web sử dụng nó chủ yếu để cung cấp hàng hóa cho người sử dụng Internet là một cách làm gián đoạn việc kinh doanh của nguyên đơn, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nguyên đơn.
Bằng cách sử dụng cho dù trực tiếp hay gián tiếp cho phép bên thứ ba liên kết, quảng cáo trong trang web tranh chấp theo cách mô tả ở trên, bị đơn cố tình tìm cách để thu hút người sử dụng Internet truy cập, làm người sử dụng Internet nhầm lẫn đây là trang web của nguyên đơn, với nhãn hiệu GUCCI mang lại các lợi ích kinh tế cho bị đơn.
Đáp lại những cáo buộc của nguyên đơn về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu, bị đơn cho rằng trang web chỉ chỉ cung cấp thông tin chung về túi GUCCI hay bán bản sao của túi GUCCI. Bị đơn đã cố phản đối lại cáo buộc này của bị đơn tuy nhiên với các chứng cớ đã cho thấy việc phản đối này của bị đơn là không thể chấp nhận được. Hội đồng trọng tài cho rằng tên miền đã được đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu, theo khoản khoản 4 (a) (iii) của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP).
Như vậy, với tất cả nhưng lý do trên, theo quy định của đoạn 4 (i) và Khoản 15 của Chính sách, Trọng tài đã quyết định rằng tên miền tranh chấp gucciwell.com được chuyển giao cho nguyên đơn