Nguyên đơn là Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân và bị đơn là Công ty TNHH TM & DV Trực tuyến Siêu thị A cùng ở Hà Nội, Việt Nam trong vụ tranh chấp liên quan đến tên miền honghagas.com. Tên miền được đăng ký qua OnlineNic, tại trang web China-Channel.com. Đơn khiếu nại đã được nguyên đơn nộp cho Trung tâm Trọng tài và Hòa giải WIPO vào tháng 2/2010 và WIPO chính thức thông báo cho bị đơn về đơn khiếu nại vào ngày 18/3/2010. Tên miền tranh chấp đã được đăng ký vào ngày 28/10/2009. Nguyên đơn đã duy trì một tên miền “.vn” là honghagas.com.vn. Mặc dù không giải thích chi tiết trong đơn nhưng có thể nhận biết nguyên đơn là một chủ thể kinh doanh nghề khí đốt qua hồ sơ cung cấp. Nguyên đơn cung cấp một ảnh chụp màn hình trang web honghagas.com vào ngày 10/3/2010 với một đoạn chữ và hình ảnh bằng tiếng, liên quan đến ngành công nghiệp khí đốt. Vào ngày ra phán quyết về vụ tranh chấp này, tên miền tranh chấp được bị đơn chuyển đến một trang web là Ngọn lửa vàng, với các biểu tượng liên kết tới các trang web khác như Twitter và Facebook.
Trong đơn kiện, nguyên đơn đưa ra các lập luận khẳng định:
- Nguyên đơn khẳng định mình là chủ sở hữu nhãn hiệu HONG HA (tên và hình) và HONG HA GAS (tên và hình) được đăng ký tại Việt Nam trong tháng 4/2008, do một nhà thiết kế đã đặt tên và thiết kế hình ảnh HONG HA GAS cho họ từ tháng 11/2003. Nguyên đơn cho rằng bị đơn phải nhận thức được về nhãn hiệu của nguyên đơn vì bị đơn là người Việt Nam lại sống tại Hà Nội – là nơi bị đơn cùng nghề kinh doanh khí đốt với nguyên đơn. Nguyên đơn là một trong số ít nhà cung cấp dịch vụ xử lý khí đốt ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc Việt Nam và kể từ năm 2003, nhãn hiệu HONG HA và HONG HA GAS trong nghề kinh doanh khí đốt đã đăng ký của nguyên đơn được biết tại hầu hết người tiêu dùng phía Bắc Việt Nam, nhất là trong khu vực TP. Hà Nội.
- Nguyên đơn tuyên bố rằng bị đơn đã sử dụng tên miền tranh chấp cho các lợi ích thương mại, bởi dịch vụ quảng cáo cung cấp khí đốt và bằng cách viết các bài báo trên thị trường quảng cáo cho tên miền honghagas.com mà bị đơn đã đăng ký; Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp bị đơn đăng ký là trùng và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu HONG HA và HONG HA GAS, làm người tiêu dùng nhầm lẫn nguyên đơn với bị đơn.
- Nguyên đơn cho rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu. Nguyên đơn đã viện dẫn đến tên miền mà nguyên đơn đã đăng ký là honghagas.com.vn từ năm 2006. Nguyên đơn đã có khuyến cáo gửi bị đơn về việc sử dụng tên miền tranh chấp là vi phạm, sau khi nhận được khuyến cáo này của nguyên đơn, bị đơn đã loại bỏ từ “honghagas” một biểu ngữ chính trong trang web. Tuy nhiên, trang web honghagas.com vẫn được sử dụng để cung cấp dịch vụ liên quan đến khí đốt, bán khí đốt. Nguyên đơn cũng nói rằng bị đơn đã chào giá tên miền tranh chấp cho nguyên đơn với giá là 25.000 USD, tuy nhiên nguyên đơn đã không chấp nhận. Vì vậy, nguyên đơn tin rằng bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp nhằm gây khó khăn, phá vỡ việc kinh doanh của nguyên đơn. Nguyên đơn còn đưa ra tên miền giadinhgas.com, tên miền liên quan đến bị đơn cũng nhằm để cung cấp ga hàng đầu Việt Nam.
Bị đơn đã đưa ra trình bày của mình đáp lại nguyên đơn như sa:
- Bị đơn nói rằng tên miền tranh chấp được tạo thành từ hai từ chung “hong ha” và “gas” đồng thời cung cấp các thống kê của kết quả tìm trên Google về một trong hai thuật ngữ này. Bị đơn cũng không phủ nhận là tên miền tranh chấp trùng với nhãn hiệu đã được bảo vệ của nguyên đơn là HONG HA và HONG HA GAS, tuy nhiên bị đơn phủ nhận sự nhầm lẫn hoặc bất kỳ nguy cơ gây nhầm lẫn giữa bị đơn. Bị đơn khẳng định rằng trang web honghagas.com cung cấp thông tin về khí đốt nói chung, không phải cho mục đích thương mại và không có thông tin liên quan gì khác để tạo sự nhầm lẫn cho khách hàng như cáo buộc của nguyên đơn.
- Bị đơn cho rằng mình có quyền và lợi ích hợp pháp trong tên miền tranh chấp ít nhất là bởi vì bị đơn đăng ký tên miền theo nguyên tắc “đăng ký trước được cấp trước”. Bị đơn còn cho rằng tên miền tranh chấp là một tên miền quốc tế trong khi đó nhãn hiệu của nguyên đơn chỉ được bảo hộ tại Việt Nam. Bị đơn còn đưa ra lý do rằng trước khi bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp, bị đơn còn thực hiện việc tìm kiếm trên Internet nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về thương hiệu đăng ký hay một trang web nào của nguyên đơn. Bị đơn đã đưa ra một số trang web, nhưng khi Trọng tài vào các trang này thì chỉ thấy thông báo website đang xây dựng và cũng không có một đoạn chữ nào bằng tiếng Việt. (Bị đơn đã không đưa ra bằng chứng rõ ràng cho những suy luận mà họ đã rút được ra từ những trang web cung cấp cho Trọng tài).
- Bị đơn phủ nhận rằng tên miền tranh chấp đã được đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu. Thậm chí, bị đơn còn cho rằng nguyên đơn đã không đưa đầy đủ bằng chứng về việc bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu. Bị đơn không sử dụng bất kỳ hình thức tiếp thị hay quảng cáo cho tên miền tranh chấp, trên trang web honghagas.com bị đơn cũng không cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cạnh tranh hoặc liên kết với các đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn. Bị đơn phủ nhận việc đăng ký tên miền tranh chấp để bán hoặc kinh doanh lợi nhuận từ nó, bị đơn cho là nguyên đơn đã tự tiếp cận và đặt vấn đề để mua lại tên miền từ bị đơn. Giá 25.000 USD được đưa ra chỉ đơn thuần là phản ứng bằng một mức giá cho đề xuất chuyển nhượng tên miền của nguyên đơn.
Qua việc xem xét hồ sơ vụ kiện và những thông tin thu thập được từ phía nguyên đơn và bị đơn, Trọng tài đã quyết định:
- Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ quyền cho nhãn hiệu HONG HA và HONG HA GAS (tên và hình) để kinh doanh khí đốt tại Việt Nam. Bị đơn đã không phủ nhận rằng nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu này. Nguyên đơn đã cung cấp đầy đủ bằng chứng về quyền được bảo hộ đối với nhãn hiệu họ đã đăng ký. Trọng tài thấy rằng tranh chấp tên miền trùng với nhãn hiệu HONG HA và HONG HA GAS của nguyên đơn mà không có sự khác biệt cơ bản giữa chúng. Bên cạnh đó, bị đơn cũng không phủ nhận rằng nhãn hiệu của nguyên đơn là trùng lặp với tên miền. Thay vì phủ nhận, bị đơn đã thực sự lúng túng và đồng ý rằng tên miền tranh chấp trùng với nhãn hiệu của nguyên đơn. Như vậy, sự nhầm lẫn hoặc bất kỳ khả năng có thể gây nhầm lẫn với tên miền tranh chấp đều là không thể chấp nhận được. Bị đơn đã đăng ký tên miền tranh chấp là trùng và gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu của nguyên đơn.
- Trọng tài thấy rằng bị đơn không cung cấp bất kỳ bằng chứng trực tiếp chứng minh bị đơn có quyền và lợi ích hợp pháp với tên miền tranh chấp. Hội đồng trọng tài đã xem xét những lập luận của bị đơn về quyền và lợi ích liên quan của mình, tuy nhiên, những lập luận này được đặt không đúng chỗ vì những lý do sau đây:
-
Bị đơn cho rằng tên miền tranh chấp bao gồm 2 từ thông dụng là “hongha” và “gas” . Từ “gas” là một từ rõ nghĩa và thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù từ “hongha” là một từ thông dụng tại Việt Nam tuy nhiên lại không được giải thích tại sao lại được coi là một từ chung. Điều quan trọng là thuật ngữ được đăng ký tại nhãn hiệu của nguyên đơn. Như vậy, Trọng tài xem xét đánh giá đó là quyền nguyên đơn được hưởng một sự đánh dấu khác biệt.
-
Bị đơn khẳng định mình có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền theo nguyên tắc “đăng ký trước được cấp trước” . Theo quy định tại Điều 4 (a) của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP), tên miền đã đăng ký được phép chuyển giao, kể cả bị đơn đầu tiên giành được tên miền
-
Bị đơn lập luận tên miền tên miền tranh chấp là một tên miền quốc tế (gTLD) trong khi nguyên đơn chỉ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu HONG HA GAS tại Việt Nam. Đó là lý luận sai. Nhãn hiệu là quyền cơ bản, quyền hợp pháp gắn với nhãn hiệu không phải theo khu vực
-
Theo Trọng tài, việc bị đơn đưa ra lý do rằng trước khi bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp, bị đơn còn thực hiện việc tìm kiếm trên Internet nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về thương hiệu đăng ký hay một trang web nào của nguyên đơn là rất đáng ngờ. Bị đơn có trụ sở cùng thành phố và cũng một quốc gia giống nguyên đơn, các website của bị đơn trong cũng một thời gian, cùng lĩnh vực kinh doanh như nguyên đơn. Trước lập luận của nguyên đơn, bị đơn cũng không phủ nhận, nguyên đơn là nhà cung cấp ga lớn nhất tại Việt Nam.
- Trọng tài cho rằng bằng cách sử dụng tên miền, bị đơn đã cố ý để tìm cách thu hút người sử dụng Internet vào trang web honghagas.com, tạo khả năng nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn rằng trang web này để cung cấp, bán, giới thiệu về khí đốt của nguyên đơn. Bằng chứng cho thấy rằng bị đơn đã nhận thức được về nhãn hiệu của nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ và bị đơn đã có ý định khai thác trên giá trị đó. Dù hai bên nguyên đơn và bị đơn đã không cung cấp bằng chứng trực tiếp về việc bị đơn đăng ký tên miền để chào bán nhưng căn cứ vào trình bày của cả hai bên, Trọng tài đã thấy việc phản ứng của bị đơn bằng một mức giá là 25.000 USD cho đề xuất chuyển nhượng tên miền của nguyên đơn đã chứng tỏ về việc bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.
Với đầy đủ các lý lẽ trên, Hội đồng Trọng tài đã phán quyết chuyển giao tên miền honghagas.com cho bên nguyên đơn vào ngày 27/4/2010.