Một số vụ việc tham khảo

Tranh chấp tên miền là vấn đề thường gặp khi một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, tên thương mại của doanh nghiệp khác. Những vụ tranh chấp này có thể dẫn đến kiện tụng hoặc giải quyết thông qua trọng tài. Tại Việt Nam và trên thế giới, đã có nhiều vụ việc điển hình liên quan đến các thương hiệu lớn như Google, Apple hay các doanh nghiệp trong nước. Việc tham khảo các vụ tranh chấp này giúp doanh nghiệp và cá nhân hiểu rõ hơn về pháp lý liên quan đến tên miền, từ đó có chiến lược bảo vệ thương hiệu trên không gian mạng.

A. Tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam .VN liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa

1. Tranh chấp liên quan đến tên miền Lafarge.com.vn

Ngày 22/04/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố Bản án số 05/2014/KDTM-ST có hiệu lực pháp luật trong vụ việc giải quyết tranh chấp tên miền lafarge.com.vn giữa nguyên đơn là Công ty LAFARGE, có trụ sở tại 61 Rue Des Belles Feuilles F – 75116 Paris, Cộng Hòa Pháp và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Hân – Chủ thể đăng ký tên miền nói trên.

Đây là trường hợp xử lý tranh chấp tên miền tại tòa án nổi bật cho tới thời điểm hiện nay và có thể coi là hình mẫu để các cơ quan tố tụng áp dụng để giải quyết tranh chấp về sau.

Năm 2001, Công ty LAFARGE chính thức hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty cho rằng tên miền quốc gia lafage.com.vn do Bà Phạm Thị Ngọc Hân đăng ký trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu “LAFARGE”, “LAFARGE và hình”. Một số dẫn chứng được đưa ra để khẳng định nhận định trên như:

Tại biên bản số 0258451 ngày 27/07/2010 giữa Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng và ông Đồng Sỹ Phụng – đại diện cho Bà Phạm Thị Ngọc Hân – thể hiện thành phần phân biệt tên miên “lafarge” trùng lặp hoàn toàn với nhãn hiệu “Lafarge”
Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ kết luận trong bản Giám định số NH194/10YC/KLGD rằng hành vi sử dụng dấu hiệu “lafarge.com.vn” trên website nhằm quảng cáo cho dịch vụ tư vấn, sử dụng vật liệu xây dựng mà không được sự dồng ý của công ty Lafarge là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu Lafarge được bảo hộ theo đăng ký quốc tế số 406277.
Website “lafarge.com.vn” link tới lafarge.jimdo.com, cả trang chủ lẫn trang nhánh nhận thấy chữ “L” trực diện cách điệu in đậm, khổ chữ lớn trên nền màu xanh nhạt, ở khoảng giữ chữ “L” là dòng chữ Lafarge dưới dạng phông chữ màu đen hiện lên nổi bật và phía dưới có dấu hiệu “.com.vn”, công ty Lafarge cho rằng dấu hiệu này hoàn toàn trùng lặp với nhãn hiệu “Lafarge và hình” đã được công ty đăng ký bảo hộ;
Bà Phạm Thị Ngọc Hân không có bất kỳ mối liên hệ bào với công ty Lafarge cũng như các hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu “LAFARGE”. Bà Hân không hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng.
Bà Phạm Thị Ngọc Hân đăng ký tên miền lafarge.com.vn nhằm mục đích chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm cản trở Công ty Lafarge đăng ký tên miền và nhằm bán lại kiếm lời.
Ngoài ra, Website “lafarge.com.vn” dẫn tới trang tin điện tử quảng cáo, bán hàng hóa vật liệu xây dựng là xâm phạm đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu “Lafarge”.

Phiên tòa xử vắng mặt bị đơn sau khi yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và triệu tập lần 2 không có kết quả. Căn cứ những tài liệu tại hồ sơ vụ án và những quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, Hội đồng xét xử của Tòa án thấy:

Tại thời điển khởi kiện và thụ lý vụ án, nhãn hiệu “LAFARGE”, “LAFARGE và hình” vẫn được bảo hộ tại Việt Nam;
Giữa công ty Lafarge và bà Phạm Thị Ngọc Hân không có việc ủy quyền hoặc nhận đại lý thương mại. Bà Hân cũng không có mối quan hệ trực tiếp cũng như gián tiếp tới nhãn hiệu LAFARGE.
Bà Hân đăng ký tên miền Lafarge.com.vn là để chiếm dụng tên miền. Hành vi rõ ràng gây cản trở Công ty Lafarge là người có quyền và lợi ích hợp phát đối với nhãn hiệu thương mại LAFARGE.
Tên miền Lafarge.com.vn được bà Hân sử dụng với ý đồ xấu thông qua việc rao bán tên miền, là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu LAFARGE.

Với các lý lẽ trên, qua quá trình xét xử, Tòa án chấp nhận yêu cầu thu hồi tên miền lafarge.com.vn của nguyên đơn. Ngày 22/04/2014, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phán quyết và ra Bản án số 05/2014/KDTM-ST quyết định thu hồi tên miền Lafarge.com.vn để ưu tiên cho công ty Lafarge đăng ký sử dụng trong thời hạn 10 ngày liên tục kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này, tên miền được đăng ký tự do. Do không có kháng cáo và kháng nghị, ngày 13/05/2014, bản án đã có hiệu lực của pháp luật. Tên miền lafarge.com.vn được thu hồi và ưu tiên công ty Lafarge đăng ký trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 13/05/2014. Đến nay, tên miền Lafarge.com.vn đã được công ty Lafarge đăng ký vào ngày 20/05/2014 thông qua nhà đăng ký Mắt Bão.

2. Tranh chấp liên quan đến tên miền samsungmobile.com.vn

Công ty Samsung Electronics Co., Ltd Hàn Quốc (Công ty Samsung) - Nguyên đơn trong vụ tranh chấp tên miền samsungmobile.com.vn đã có đơn kiện gửi đến Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội khiếu nại bị đơn là ông Dương Hồng Minh - chủ thể đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn.

Vụ việc tranh chấp bắt đầu khi Công ty Samsung có ý kiến cho rằng ông Dương Hồng Minh đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn (từ ngày 03/11/2005) đã sử dụng cụm từ “Samsung” liên quan đến nhãn hiệu “Samsung” đã được bảo hộ tại Việt Nam của Công ty Samsung. Công ty Samsung đã ủy quyền cho Công ty Quốc tế D&N (một công ty tư vấn luật tại Việt Nam) thực hiện thủ tục thương lượng, hòa giải theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” nhưng không thành. Ngày 21/10/2009, Công ty Samsung đã khởi kiện vụ việc ra Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đề nghị thu hồi tên miền samsungmobile.com.vn để cho Công ty Samsung đăng ký sử dụng.

Căn cứ theo các quy định tại Thông tư 10/2008/TT-BTTTT về điều kiện khởi kiện tranh chấp tên miền, bên nguyên đơn (Công ty Samsung) đã đưa ra những lý do sau trong đơn kiện:

1. Công ty Samsung là một Công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện thoại di động, trong đó có sản phẩm điện thoại di động Samsung. Tên Samsung vừa là tên thương mại vừa là tên nhãn hiệu của nguyên đơn, được sử dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, nhãn hiệu Samsung cho sản phẩm điện thoại di động cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 1993. Năm 2008, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam được thành lập ở Việt Nam để sản xuất điện thoại di động trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Ông Dương Hồng Minh (bị đơn) đã đăng ký và sử dụng tên miền samsungmobile.com.vn giống đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Samsung của Công ty Samsung, nhãn hiệu mà Công ty Samsung có quyền và lợi ích hợp pháp.

3. Trong việc sử dụng tên miền samsungmobile.com.vn, ông Dương Hồng Minh không có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan.

4. Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với ý đồ xấu nhằm mục đích trục lợi, chiếm dụng tên miền, xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Samsung. Cụ thể:

- Tên miền samsungmobile.com.vn đã được bị đơn rao bán với giá 80 triệu đồng (có khuyến mại thêm tên miền samsungmobile.vn) trên trang web muare.com.

- Trong quá trình hòa giải, bên nguyên đơn có đề nghị bị đơn chấm dứt việc sử dụng các tên miền nói trên để trả lại cho nguyên đơn và đổi lại Công ty Samsung sẽ thanh toán một khoản chi phí phù hợp mà bị đơn đã bỏ ra để đăng ký, duy trì tên miền trong những năm qua. Tuy nhiên, bên bị đơn đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng tên miền ở mức 218.204.000 đồng mà bên nguyên đơn cho rằng là mức không thỏa đáng. Điều này thể hiện rõ mục đích trục lợi trong việc đăng ký, sử dụng tên miền của bị đơn.

Về các lý do nguyên đơn nêu ra, bị đơn đã có lập luận như sau:

1. Tên miền samsungmobile.com.vn đã được đăng ký theo đúng nguyên tắc “đăng ký trước cấp trước”, phù hợp với các quy định của pháp luật.
2. Việc đăng ký tên miền samsungmobile.com.vn của ông Dương Hồng Minh chỉ để nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm Samsung nói chung.
3. Sau khi đại diện của bên nguyên đơn đến gặp và thương lượng về việc chuyển nhượng tên miền cho Công ty Samsung thì ông đã soạn thư điện tử có mức giá chào bán cụ thể đối với các tên miền gồm giá đăng ký tên miền bằng giá VNNIC quy định cộng với giá thiết kế website tổng cộng là 218.204.000 đồng. Theo bị đơn, đây là mức giá hợp lý nên phía bị đơn không đồng ý với việc nguyên đơn đề nghị thanh toán khoản tiền chỉ bằng lệ phí đăng ký và duy trì tên miền là 5.100.000 đồng, dẫn đến hai bên không đạt được thỏa thuận thống nhất.
4. Ông Dương Hồng Minh khẳng định việc rao bán tên miền samsungmobile.com.vn và samsungmobile.vn trên trang muare.com là do nhân viên của công ty mình (Công ty ViTechNet) tự đưa lên, không phải do cá nhân ông chủ động đưa lên.

Căn cứ những tài liệu tại hồ sơ vụ án và những quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, Hội đồng xét xử của Tòa án thấy:

+ Tên miền samsungmobile.com.vn do ông Dương Hồng Minh đăng ký và sử dụng giống đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại, nhãn hiệu Samsung của Công ty Samsung đã được đăng ký bảo hộ và sử dụng cho sản phẩm điện thoại di động.
+ Ông Dương Hồng Minh không có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền samsungmobile.com.vn, ông Minh cũng không phải là đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh điện thoại di động Samsung. Nguyên đơn đã không chuyển giao bất kỳ quyền hay quyền sử dụng hoặc các hình thức khác cho phép bị đơn sử dụng nhãn hiệu cũng như nhãn hiệu dịch vụ Samsung.
+ Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền samsungmobile.com.vn với ý đồ xấu qua việc rao bán tên miền cho nguyên đơn.

Với các lý lẽ trên, qua quá trình xét xử, Tòa án chấp nhận yêu cầu thu hồi tên miền samsungmobile.com.vn của nguyên đơn. Ngày 02/6/2010, Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã phán quyết và ra Bản án số 69/2010/KDTM-ST quyết định thu hồi tên miền samsungmobile.com.vn để ưu tiên cho Công ty Samsung Electronics Co., Ltd đăng ký sử dụng trong thời hạn 10 ngày liên tục kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật. Hết thời hạn này tên miền samsungmobile.com.vn được đăng ký tự do.

Vụ việc khiếu kiện tên miền samsungmobile.com.vn được nguyên đơn gộp chung cùng với vụ việc tên miền samsungmobile.vn nhưng kết luận của Tòa án lại bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Samsung về việc thu hồi tên miền samsungmobile.vn. Tuy nhiên, phía nguyên đơn không đồng ý với phán quyết của tòa về tên miền samsungmobile.vn nên đã có đơn kháng cáo. Do vậy bản án sơ thẩm được coi là chưa có hiệu lực pháp luật và tên miền samsungmobile.com.vn chưa đủ điều kiện để thu hồi theo quy định tại Khoản 2 Mục IV Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông mà vẫn đang trong quá trình giải quyết tranh chấp cho đến khi Tòa phúc thẩm có phán quyết cuối cùng.

Căn cứ theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia “.vn” có tranh chấp, Công ty Samsung phải có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ trạng thái của tên miền, thời điểm hết hạn duy trì sử dụng tên miền để thực hiện quyền được ưu tiên đăng ký khi tên miền hết hạn.
Đến ngày 03/12/2010, tên miền samsungmobile.com.vn hết hạn sử dụng mà bị đơn không nộp phí duy trì tiếp nên đã bị thu hồi để ưu tiên cho Công ty Samsung đăng ký lại trong vòng 5 ngày liên tục kể từ thời điểm thu hồi. Theo đó, ngày 06/12/2010, Công ty Samsung đã đăng ký lại được tên miền samsungmobile.com.vn tại Nhà đăng ký Trung tâm Viễn thông IP.

Kết luận:
Qua vụ viêc tranh chấp tên miền samsungmobile.com.vn nói trên cho thấy:
1. Sau khi Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia ".vn" được ban hành, khung hành lang pháp lý về việc này đã đầy đủ. Đối với các trường hợp tranh chấp tên miền mà không thương lượng, hòa giải được thì hoàn toàn có thể giải quyết triệt để thông qua các hình thức khởi kiện tại tòa án hoặc thông qua trọng tài.
2. Theo quy định tại Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT, các Nhà đăng ký tên miền và VNNIC chỉ thực hiện theo biên bản hòa giải thành hoặc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, Trọng tài để thu hồi hoặc giữ nguyên hiện trạng của tên miền. Các hướng dẫn cụ thể đã được VNNIC quy định tại Quyết định số 73/QĐ-VNNIC của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Đây là một quyết định quan trọng giúp các bên khiếu kiện và bị khiếu kiện thực hiện được đúng trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết tranh chấp, tránh mất thời gian và tránh làm mất cơ hội giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu kiện.
3. Để đảm bảo quyền lợi của mình, trong quá trình giải quyết tranh chấp, không ai khác mà chính bên khiếu kiện cần phải theo dõi chặt chẽ các tình trạng hoạt động, duy trì tên miền tranh chấp, chủ động liên hệ, báo cáo, phối hợp kịp thời với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền để thực hiện các yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, yêu cầu thu hồi, đăng ký lại tên miền có tranh chấp trong các trường hợp được ưu tiên.

3. Tranh chấp liên quan đến tên miền ebay.com.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền ebay.com.vn giữa Công ty eBbay Inc có trụ sở tại số 2145 Hamilton Avenue San Jose Hoa Kỳ (gọi tắt là eBay - một Công ty chuyên kinh doanh về dịch vụ đấu giá qua mạng và thương mại điện tử, hiện là chủ nhãn hiệu hàng hóa "EBAY" được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam) và Công ty TNHH Mộc Mỹ có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh - chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền ebay.com.vn đã kéo dài trong suốt 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết.

Theo như đơn trình bày, eBay cho rằng cái tên "eBay" rất nổi tiếng vì:

- Hoạt động từ năm 1995, eBay bắt đầu như một nơi giao dịch các mặt hàng sưu tầm và khó kiếm. Từ đó, eBay đã phát triển thành một ngôi chợ nơi mọi người có thể tìm thấy bất cứ mặt hàng nào từ điện thoại di động và đĩa DVD cho đến quần áo, đồ sưu tầm và xe hơi (thông tin cung cấp trên Website www.eBay.vn).

- eBay đã hiện diện tại 33 thị trường lớn trên thế giới;

- Tính đến thời điểm ngày 30/9/2006, có hơn 212 triệu người trong đó có hơn 32.000 người từ Việt Nam đăng ký sử dụng dịch vụ của eBay và theo dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu Quốc tế và kết quả cuộc điều tra vào tháng 4/2005 của Trung tâm Census Hoa Kỳ, nếu eBay là một quốc gia thì dân số của nó (người đăng ký sử dụng dịch vụ) sẽ đứng hàng thứ 5 trên thế giới, chỉ sau dân số của Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và In-đô-nê-xi-a, đồng thời vẫn tiếp tục tăng thêm hàng ngày;

- Trong 1 giây, trị giá hàng hóa và dịch vụ được buôn bán qua trang Web www.eBay.com là 1.500 đô la Mỹ;

- Mỗi ngày, gần 6 triệu mặt hàng thuộc trên 50.000 chủng loại hàng hóa được giới thiệu trên mạng eBay;

- Nhãn hiệu "eBay" được đăng ký trên toàn thế giới, trong đó tại Việt Nam, nhãn hiệu này được đăng ký từ ngày 01/02/2002.

Theo thông tin trong đơn khiếu nại mà eBay cung cấp, trên khắp thế giới, eBay đã đăng ký trên 2.500 tên miền mà có chứa cụm từ "eBay", trong đó có 7 tên miền đăng ký tại Việt Nam nhưng một điều rất đáng tiếc là trong số đó không có tên miền ebay.com.vn mặc dù nhãn hiệu hàng hóa "eBay" đã được lưu ý đăng ký từ năm 2002.

Chính vì sơ suất này mà khi triển khai cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, eBay đã gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Công ty này đã đăng ký và triển khai cung cấp dịch vụ mua bán trực tuyến qua tên miền ebay.vn từ ngày 01/6/2006 để qua đó kết nối người dùng Việt Nam với thị trường trực tuyến toàn cầu của eBay nhưng tên miền ebay.vn vẫn không thể bao trùm được các lợi thế của tên miền ebay.com.vn (dưới đuôi .COM.VN được dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại tại Việt Nam). Chính vì lý do đó mà eBay, thông qua các đại diện pháp lý tại Việt Nam đã phải nộp đơn theo đuổi vụ việc trong suốt 2 năm quan để nhằm giành lại quyền sử dụng tên miền này.

Đầu năm 2005, sau khi phát hiện ra tên miền ebay.com.vn đã được đăng ký bởi Công ty TNHH Mộc Mỹ, Công ty eBay đã ủy quyền cho Công ty Sở hữu trí tuệ D&N làm đại diện pháp lý nộp đơn khiếu nại lên Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đề nghị thu hồi tên miền ebay.com.vn và cấp phát lại cho eBay Hoa Kỳ. Đại diện của eBay lập luận Công ty TNHH Mộc Mỹ đã gắn nhãn hiệu EBAY của Công ty eBay Hoa Kỳ lên phương tiện cung cấp dịch vụ đấu giá qua mạng mà Công ty TNHH Mộc Mỹ đang cung cấp và hành vi này là vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa của chủ nhãn hiệu - Công ty eBay Hoa Kỳ. Tuy nhiên theo Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại thời điểm eBay nộp đơn, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại hành chính về quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền theo quy tắc đăng ký trước được xét cấp trước cũng như các khiếu nại trong quá trình thu nộp phí duy trì tên miền. Đối với các khiếu nại có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tên miền giữa các bên, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để các bên tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo đó, VNNIC đã cung cấp thông tin liên hệ và yêu cầu eBay tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp với Công ty TNHH Mộc Mỹ nhưng việc liên hệ thỏa thuận của các bên đã không thành.

Trong thời gian này, Công ty TNHH Mộc Mỹ đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ À Lô triển khai các dịch vụ thiết kế trang Web, cung cấp và lưu trữ thông tin trên mạng. Tên miền EBAY.COM.VN lúc này cũng đã được trỏ về cùng giao diện Web với tên miền www.alo.com.vn.

Đầu năm 2007, eBay tiếp tục ủy quyền cho đại diện pháp lý mới là Công ty Luật Russin & Vecchi nộp đơn khiếu nại lần 2 lên Trung tâm Internet Việt Nam đề nghị hủy bỏ hiệu lực đăng ký tên miền "ebay.com.vn" của Công ty TNHH Mộc Mỹ và xin cấp tên miền này cho eBay. Đại diện của eBay lập luận: Việc Công ty Mộc Mỹ (tên mới Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ À Lô) đăng ký và sử dụng tên miền ebay.com.vn là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế cũng như quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam, tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Việc giải quyết các tranh chấp lúc này thuộc lĩnh vực tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" và phải tuân thủ theo các quy định của Luật Công nghệ thông tin với các hình thức giải quyết cụ thể bao gồm: 1/ Thông qua thương lượng, hòa giải; 2/ Thông qua trọng tài; 3/ Khởi kiện tại tòa án. Do việc thương lượng, hòa giải đã không thành, nên hình thức thông qua trọng tài cũng khó thực hiện cho eBay vì muốn đem vụ việc ra giải quyết tại cơ quan trọng tài thì cần phải có sự chấp thuận của cả hai bên, cùng thống nhất sẽ giải quyết vụ việc thông qua con đường trọng tài. Vậy xem ra eBay chỉ còn một cách duy nhất là đem vụ việc ra khởi kiện tại tòa án và vụ việc hiện vẫn chưa đến hồi kết.

Tháng 9/2007, eBay thông qua đại diện pháp lý mới là Công ty BateyBurn đồng thời cử Giám đốc phụ trách eBay Đông Nam Á trực tiếp thu thập thông tin để tiếp tục theo đuổi vụ việc và chuẩn bị các thủ tục khiếu kiện cần thiết. Điều này có thể thấy rằng eBay đã mất rất nhiều công sức, thời gian cũng như tiền bạc để theo đuổi vụ việc mà vẫn chưa biết kết quả phán quyết cuối cùng của tòa án ra sao.

Như vậy, chỉ vì một sơ suất không đăng ký kịp thời tên miền, Công ty eBay đã gặp phải hàng loạt những khó khăn, phiền toái trong quá trình mở rộng kinh doanh dịch vụ của mình tại Việt Nam. Mặc dù eBay đã đăng ký được tên miền eBay.vn nhưng vẫn chưa đủ để tránh được các rắc rối cũng như chưa phát huy được hiệu quả khi mà những đuôi tên miền phổ dụng liên quan đến lĩnh vực thương mại, dịch vụ như .com.vn, .biz.vn đều có khả năng thu hút truy cập cao và hiện vẫn đang được biết đến như các tên thương mại.

Kinh nghiệm qua trường hợp này cho thấy: Các doanh nghiệp, các chủ nhãn hiệu cần hết sức lưu ý tới việc sớm đăng ký đầy đủ những tên miền quốc gia Việt Nam dưới các đuôi tên miền có sức thu hút truy cập cũng như khả năng quảng bá cao như .vn, .com.vn, .biz.vn, .info.vn,... ngay tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc khi có kế hoạch kinh doanh dịch vụ để chiếm được các lợi thế về quảng bá cũng như tránh được các phiền toái có thể gặp phải sau này.

4. Tranh chấp liên quan đến tên miền ibm.com.vn

Tranh chấp tên miền ibm.com.vn xảy ra giữa ông Lý Gia Khang, địa chỉ tại 593 Vạn Cân, Thủ Đức, TP.HCM với International Business Machines Corporation có địa chỉ Old Orochard Road, Armonk, New York, Hoa Kỳ.

Sau khi tiếp nhận đơn xin cấp phát tên miền ibm.com.vn của ông Lý Gia Khang vào ngày 25/8/2003, theo VNNIC, IBM là một nhãn hiệu thương mại nổi tiếng của International Business Machines Corporation (viết tắt là Công ty IBM) – một công ty đa quốc gia lâu đời có uy tín và danh tiếng với các sản phẩm và dịch vụ tin học mang nhãn hiệu và thương hiệu IBM nổi tiếng trên toàn thế giới nên VNNIC đã đưa vào mục Danh sách các tên miền có khả năng tranh chấp. Nhằm tạo điều kiện cho IBM và các đại điện pháp lý của IBM có thời gian phản ứng với sự kiện trên. Cùng với việc niêm yết này VNNIC đã gọi điện thông báo cho đại diện của IBM tại TP.HCM để thông báo và khuyến cáo IBM đăng ký tên miền này. Sau 03 ngày ibm.com.vn được niêm yết trên danh sách tên miền có tranh chấp và không nhận được đơn đăng ký của IBM, VNNIC đã cấp tên miền này cho ông Lý Gia Khang. Vài ngày sau đó, IBM đã gửi đơn khiếu nại lên VNNIC qua đại diện pháp lý là Công ty Sở hữu trí tuệ Tilleke & Gibbins Consultans, khẳng định không ai có quyền đăng ký tên miền ibm.com.vn ngoài IBM. Theo Quy định về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet ban hành kèm theo tại Quyết định số 92/2003/QĐ-BBCVT, VNNIC đã có công văn trả lời Tilleke & Gibbins đề nghị 02 bên thỏa thuận và có thông báo kết quả thỏa thuận bằng văn bản về VNNIC trước ngày 30/9/2003. Việc hòa giải đã không thành vì các yêu cầu của 02 bên đã không được thực hiện và chấp nhận. Sau đó, Công ty Sở hữu trí tuệ Tilleke & Gibbins Consultans đã gửi đơn khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đề nghị giải quyết khiếu nại vụ việc này, lý lẽ mà Tilleke & Gibbins Consultans đưa ra là:

+ Việc ông Lý Gia Khang đăng ký tên miền ibm.com.vn là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam về sở hữu công nghiệp đã được Cục sở hữu trí tuệ - đơn vị bảo hộ nhãn hiệu IBM cho International Business Corporation xác nhận bằng văn bản.

+ Việc ông Khang đăng ký tên miền ibm.com.vn là xâm phạm quyền của International Business Corporation đã được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam và Hiệp định Thương mại VN- Hoa Kỳ.

+ Theo Quy định về Quản lý và sử dụng tài nguyên Internet ban hành kèm theo tại Quyết định số 92/2003/QĐ-BBCVT thì “tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn, tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với các quy định về sở hữu trí tuệ”, ô Khang đã vi phạm quy định này khi đăng ký tên miền ibm.com.vn.

+ Trong Chính sách giải quyết tranh chấp về tên miền của ICANN thông qua ngày 24/10/1999 (UDNDRP) nêu rõ khi đăng ký tên miền, chủ thể đăng ký cam kết rằng việc đăng ký tên miền của mình sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ 3 nào và việc sử dụng tên miền sẽ không vi phạm pháp luật nào. Ông Khang đăng ký tên miền ibm.com.vn là vi phạm nguyên tắc này.

+ Ông Khang và Công ty của ông này là Công ty TNHH Tin học Gia Hào không có mối liên hệ nào đối với tên miền ibm.com.vn là tên miền mang nhãn hiệu IBM của International Business Machines Corporation được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Khang đề nghị hợp tác với International Business Machines Corporation trong việc Công ty TNHH Tin học Gia Hào sẽ duy trì, hosting, thiết kế web hay quảng bá các sản phẩm của International Business Machines Corporation; như vậy International Business Machines Corporation sẽ phải trả các khoản chi phí hàng tháng cho Công ty TNHH Tin học Gia Hào. International Business Machines Corporation cho rằng đây là một hành vi gây thiệt hại cho họ.

Những dẫn chứng mà Tilleke & Gibbins Consultans đưa ra để đề nghị Bộ Bưu chính Viễn thông và VNNIC hủy bỏ đăng ký tên miền của ông Lý Gia Khang chưa có đủ cơ sở để khẳng định việc đăng ký và sử dụng của ông Lý Gia Khang là vi phạm Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet nên không thể thu hồi được.

Hiện tại, tên miền ibm.com.vn đang được Công ty Tin học Gia Hào sử dụng để giới thiệu các hoạt động trong lĩnh vực tin học (Intelligent Business Management): thiết kế website, phần mềm quản lý, lắp đặt và bảo trì mạng, mua bán, trao đổi, ký gửi các linh kiện các loại máy tính, giấy văn phòng.

Tính từ thời điểm International Business Machines Corporation ủy quyền cho Tilleke & Gibbins Consultans để khiếu nại ông Lý Gia Khang đã được 5 năm, mặc dù International Business Machines Corporation chưa đưa vụ việc ra khởi kiện tại Tòa án nhưng xem ra việc International Business Machines Corporation có thể đòi lại được tên miền ibm.com.vn không phải là chuyện đơn giản và nhanh chóng. Vụ việc ra sao chúng ta chỉ có thể chờ thời gian mới có thể trả lời được.

Thực tế trên thế giới đã có rất nhiều vụ kiện liên quan đến tên miền gây mất rất nhiều thời gian, tiền bạc mà nguyên đơn vẫn gặp vô cùng những khó khăn trong việc đòi lại tên miền mà vấn không đòi lại được. Công ty IBM có thể tránh được những rắc rối, phiền toái về việc tranh chấp, kiện tụng như trên là việc đăng ký ngay tên miền có khả năng tranh chấp mà VNNIC đã niêm yết trong Mục các tên miền đăng ký có khả năng tranh chấp trên Website của VNNIC khi nhận được đơn đăng ký của ông Lý Gia Khang cũng như các tên miền khác có liên quan đến cụm từ ibm. Tuy nhiên thậm chí Công ty IBM nhận định là kể cả Công ty IBM không đăng ký tên miền nói trên thì cũng không ai có quyền đăng ký các tên miền liên quan đến cụm từ ibm ngoài Công ty IBM. Ở thời hiện tại có thể thị trường Việt Nam chưa hấp dẫn bằng các thị trường khác nhưng tương lai thì nó sẽ có rất nhiều tiềm năng, khả năng phát triển; nhưng liệu các tên miền trùng hoặc giống tương tự như thương hiệu của các doanh nghiệp liệu có còn nguyên “chờ đợi” cho đến khi thương hiệu này nghiệp phát triển để dành cho các doanh nghiệp đăng ký không? Câu hỏi đặt ra mỗi người đều có thể trả lời được, vì vậy các doanh nghiệp cần ý thức hơn nữa về việc đăng ký để giữ tên miền liên quan đến tên thương hiệu của mình song song với việc bảo hộ nhãn hiệu.

5. Tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn

Việc tranh chấp liên quan đến tên miền visa.com.vn giữa VISA Int có trụ sở tại 900 Metro Center Boulevard, Foster City, Califonia, 94404 Hoa Kỳ và Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Visa cho rằng:

- VISA Int là một tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tập đoàn này làm chủ nhãn hiệu và các tên miền có chứa thành phần “visa” được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, ngay tại Việt Nam, nhãn hiệu “visa” được bảo hộ từ năm 1997. Tuy nhiên, VISA lại “quên mất” chưa đăng ký tên miền .VN tại Việt Nam cho đến khi VISA phát hiện thấy Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) – một trong những nhà cung cấp các dịch vụ mạng và tên miền ở Việt Nam, đã đăng ký tên miền visa.com.vn.

- Việc đăng ký tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech), có thành phần visa trùng với nhãn hiệu mà VISA Int đã đăng ký bảo hộ. Việc sử dụng tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech)- có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và là hành vi xâm phạm quyền của chủ nhãn hiệu và là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đơn khiếu nại của VISA Int đã được đại diện là Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh gửi đến Trung tâm Internet Việt Nam vào đầu năm 2004; Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh yêu cầu hủy bỏ tên miền visa.com.vn của Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) và cấp lại tên miền này cho VISA Int. Sau khi nhận được công văn khiếu nại VNNIC đã yêu cầu các bên tiến hành hòa giải theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên.

Theo Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại thời điểm Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh nộp đơn, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại hành chính về quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền theo quy tắc đăng ký trước được xét cấp trước cũng như các khiếu nại trong quá trình thu nộp phí duy trì tên miền. Đối với các khiếu nại có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tên miền giữa các bên, Trung tâm Internet Việt Nam chỉ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để các bên tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Theo đó, VNNIC đã cung cấp thông tin liên hệ và yêu cầu VISA Int tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp với Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) nhưng việc liên hệ thỏa thuận của các bên đã không thành ở lần hòa giải đầu tiên.

Sau nhiều lần hòa giải, cuối năm 2004, sau khi hòa giải giữa 2 bên thành công thì Công ty Thương mại Thông tin (Hi-tech) đã đề nghị trả lại tên miền cho VNNIC, và VISA Int đã đăng ký tên miền visa.com.vn.

Đây là một trong số ít những trường hợp khiếu nại liên quan đến tranh chấp mà chủ thể đang sử dụng tên miền lại không còn nhu cầu sử dụng tên miền và trả lại. Có thể nói là ở trường hợp này VISA Int đã gặp ít nhiều may mắn, vì trên thực tế số vụ khiếu nại, tranh chấp mà 02 bên hòa giải được với nhau là số ít, công sức bỏ ra rất nhiều nhưng kết quả thu được không như mong muốn.

6. ANZ Bank và khiếu nại liên quan đến tên miền anz.com.vn

Tranh chấp tên miền giữa Australia and New Zealand Banking Group Limited (tên gọi là ANZ Bank) là một tổ chức tài chính ngân hàng quốc tế nổi tiếng hoạt động ở Việt Nam với bà Kiều Huỳnh Thẩm Vân Nhi, có địa chỉ tại TP.HCM. ANZ đã có đơn khiếu nại bà Kiều Huỳnh Thẩm Vân Nhi về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu hàng hóa và tên thương mại khi đã đăng ký tên miền anz.com.vn và đề nghị bà Nhi hủy bỏ việc đăng ký tên miền anz.com.vn từ cuối năm 2004 vì ANZ Bank là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu toàn cầu ANZ, ANZ Bank và ANZ WorldWide. ANZ Bank đã có các chi nhánh tại Hà Nội, tại TP.HCM, VPĐD tại TP Cần Thơ. Tuy nhiên theo Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, với các khiếu nại có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tên miền giữa các bên, VNNIC có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi để các bên tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Vì vậy, VNNIC đã cung cấp thông tin liên hệ và yêu cầu ANZ Bank tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp với bà Kiều Huỳnh Thẩm Vân Nhi nhưng việc liên hệ thỏa thuận của các bên đã không thành.

Sự việc vẫn chưa đến hồi kết, trong khi ANZ Bank vẫn chưa thể đòi lại được tên miền anz.com.vn liên quan đến nhãn hiệu ANZ thì đến tháng 6/2007, một đại diện từ ANZ Bank ở Úc đã có đơn khiếu nại gửi đến VNNIC, khẳng định về quyền sở hữu nhãn hiệu ANZ và các tên tương tự đã được bảo hộ ở Việt Nam từ năm 1992. ANZ Bank lập luận rằng hành vi đăng ký tên miền anz.com.vn và anz.vn của các đối tượng không liên quan đến ANZ Bank là hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ANZ Bank; đồng thời đề nghị là thu hồi các tên miền này để cấp lại cho ANZ Bank.

Có thể thấy một điều là ngay sau khi tên miền anz.com.vn bị đăng ký mất, khiếu nại phát sinh thì ANZ Bank vẫn chưa thực hiện ngay việc đăng ký tên miền liên quan đến nhãn hiệu để bảo vệ. Trong khi đó, từ cuối năm 2005, VNNIC đã bắt đầu thông báo việc cấp tên miền cấp 2 .VN trong giai đoạn ưu tiên trước khi chuyển sang cấp phát tự do trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình, website của VNNIC, thậm chí nhiều lần gửi email đến các tổ chức đại diện về sở hữu trí tuệ để khuyến cáo khách hàng suốt hơn 8 tháng. VNNIC tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các chủ thể đã đăng ký bảo hộ được ưu tiên là nhóm đối tượng được ưu tiên đầu tiên để xét cấp tên miền cấp 2.VN trước khi cấp phát tự do. Tuy nhiên hết giai đoạn này mà ANZ Bank vẫn không hề đăng ký tên miền cấp 2 .VN có liên quan đến nhãn hiệu của mình như: anz.vn hay anzbank.vn, .... Và tên miền anz.vn cũng được Công ty TNHH Đại An đăng ký ngày 23/08/2006, sau khi hết giai đoạn ưu tiên mà tên miền này vẫn bỏ ngỏ, chưa được ANZ Bank đăng ký.

Liệu hồi chuông cảnh báo các tổ chức, doanh nghiệp như ANZ Bank về việc đăng ký bảo vệ thương hiệu của mình trên Internet phải đánh đến bao giờ và đánh như thế nào thì các tổ chức, doanh nghiệp mới “nghe” được để họ kịp giữ tên miền liên quan đến họ được...

7. Tranh chấp liên quan đến tên miền thebodyshop.com.vn

The Body Shop International PLC có địa chỉ tại Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN 17 6 LS, UK ủy quyền cho Cty TNHH Tầm nhìn & Liên danh làm đại diện - Vision) và bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo địa chỉ tại 620/6 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP HCM là bên bị khiếu nại. Khiếu nại phát sinh liên quan đến tên miền “thebodyshop.com.vn” đăng ký ngày 15/3/2005 tại Trung tâm Internet Việt Nam. Vision đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam thu hồi tên miền để The Body Shop International PLC với các lý do sau:

- Việc đăng ký tên miền thebodyshop.com.vn đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của The Body Shop vì:

+ The Body Shop là nhãn hiệu nổi tiếng gắn liền với danh tiếng và uy tín của Công ty The Body Shop cho các sản phẩm chăm sóc da và tóc từ thiên nhiên. Cụ thể là: Nhãn hiệu The Body Shop được đăng ký lần đầu tiên tại Mỹ năm 1973.

+ Nhãn hiệu The Body Shop đã được bảo hộ theo 251 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại 102 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. The Body Shop là nhãn hiệu đứng thứ thứ 28 trong danh sách các nhãn hiệu hiệu nổi tiếng thế giới và đứng thứ 2 trong danh sách các nhãn hiệu được tin cậy ở Anh. The Body Shop đang sở hữu 120 tên miền có thành phần “the body shop”

+ Tên thương mại The Body Shop đã được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Công ước Paris.

+ Một số quyết định của Giải quyết tranh chấp tên miền của Trung tâm Hòa giải và Trọng tài của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới đã công nhận các tên miền “the body shop” và “bodyshop” thuộc sở hữu độc quyền của Công ty The Body Shop.

- Tên miền thebodyshop.com.vn đã được đăng ký cho mục đích không chính đáng và hợp pháp. Vision cho rằng:

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ Thải không có hoạt động thương mại nào liên quan hoặc có mối quan hệ kinh doanh nào với The Body Shop.

+ Bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo đã đăng ký tên miền thebodyshop.com.vn nhằm bán lại cho Công ty The Body Shop để kiếm lời bất chính vì:

Công ty The Body Shop nhận được thư điện tử từ người có tên là Nguyễn Hoàng Phi (Nicolas Nguyễn) chào bán tên miền thebodyshop.com.vn theo địa chỉ nicolashoangphi111@gmail.com..

Người đăng ký tên miền thebodyshop.com.vn là bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo thông qua địa chỉ email nicolas_hoangphi111@yahoo.com, địa chỉ email này được sử dụng trong quá trình thương lượng giữa Công ty The Body Shop và bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo.

Cả 02 địa chỉ email nicolashoangphi111@gmail.com và nicolas_hoangphi111@yahoo.com đều do 1 cá nhân sử dụng, bởi một người có biệt danh là Combizian, xuất hiện trên website www.forum.vncnus.net (website của Hội sinh viên Việt Nam trên Đại học Quốc gia Singapore).

Sau khi Công ty The Body Shop yêu cầu bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo tự thu hồi, trả lại tên miền cho The Body Shop thì bà Thảo đã xây dựng website www.thebodyshop.com.vn nhằm đối phó, website có nội dung: Website đang xây dựng, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ nicolas_hoangphi111@yahoo.com. Trên website có sử dụng một chỉ dẫn gây nhầm lẫn là “powered by The Body Shop”.

Với các lý do trên Vision khẳng định là việc đăng ký tên miền thebodyshop.com.vn của bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp đối với tài sản trí tuệ (nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền) của The Body Shop, nhằm sử dụng mục đích không chính đáng và hợp pháp, gây cản trở cho hoạt động thương mại điện tử sản phẩm The Body Shop tại Việt Nam.

Ngày 20/10/2005, VNNIC đã ra Công văn số 231/VNNIC thông báo cho bên bị khiếu nại về vụ việc và yêu cầu các bên tiến hành hòa giải.

Sau khi tiến hành hòa giải không thành, Vision đã nộp đơn khiếu nại và biên bản hòa giải không thành lên VNNIC vào ngày 14/02/2006.

Cuối tháng 6/2006, trên cơ sở Hội đồng hòa giải tư vấn thì cả 02 bên đã tiếp tục hoà giải; The Body Shop đã bồi hoàn cho bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo khoản phí đăng ký và phí duy trì tên miền trong 02 năm, bà Nguyễn Thị Mỹ Thảo đã tiến hành nộp đơn trả lại tên miền thebodyshop.com.vn cho Trung tâm tâm Internet Việt Nam vào ngày 18/10/06.

Hơn một năm liên tục với các nỗ lực để theo đuổi vụ khiếu kiện tên miền thebodyshop.com.vn đã khiến cho Công ty The Body Shop mất không ít thời gian, công sức; kết quả cuối cùng là tên miền Công ty The Body Shop đòi lại được tên miền thebodyshop.com.vn liên quan đến nhãn hiệu của mình nhưng bài học kinh nghiệm mà Công ty The Body Shop mua được thì không hẳn đã dễ dàng.

B. Tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam .VN liên quan đến tên thương mại của tổ chức, doanh nghiệp

Dưới đây là một số trường hợp tranh chấp liên quan đến tên thương mại của tổ chức, doanh nghiệp phát sinh sau thời điểm kết thúc giai đoạn ưu tiên đăng ký tên miền cấp 2 .VN (kể từ 16h30 ngày 14/8/06), VNNIC cho phép đăng ký tự do tên miền cấp 2 .VN. Suốt giai đoạn ưu tiên nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong đó có các tổ chức, doanh nghiệp đã không mấy “mặn mà” trong việc đăng ký giữ tên miền liên quan đến tên tổ chức, doanh nghiệp của mình dù đã được VNNIC thông báo khuyến cáo liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, gửi email ..) dẫn đến hậu quả là mất tên miền và một tranh chấp mới phát sinh.

1. Tranh chấp liên quan đến tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn

Vụ việc tranh chấp liên quan tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn giữa Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động và Công ty TNHH Điểm tin VNR và ScorpioDev Group – chủ thể đăng ký tên miền nld.vn và nguoilaodong.vn khi Báo Người Lao động thuộc Liên đoàn Lao động có đơn khiếu nại gửi đến VNNIC vào ngày 10/11/2006.

Thậm chí như trường hợp của Báo Người Lao động dù đã có khiếu nại, yêu cầu VNNIC thu hồi tên miền nguoilaodong.vn do chủ thể ScorpioDev Group đăng ký. Tuy nhiên, sau khi tên miền này hết hạn do ScorpioDev Group đã không đóng phí duy trì cho năm tiếp theo nên tên miền nguoilaodong.vn ở trạng thái tự do nhưng Báo Người Lao động vẫn không đăng ký. Vấn đề ở đây liệu có phải là do sự ung dung chậm chân hay do yếu tố khách quan hoặc chủ quan gì khác mà Báo Người Lao động không thể chủ động theo dõi, quan tâm đến tên miền liên quan đến tên gọi của mình. Nếu có một chủ thể khác lại đăng ký tên miền này hoặc các tên miền tương tự liên quan đến Báo Người Lao động thì một vụ khiếu nại mới sẽ lại phát sinh tiếp. Và mấu chốt của vấn đề là ở đó, các khiếu nại, tranh chấp phát sinh sẽ ngày một nhiều trong thời gian tới xuất phát chính là từ quan điểm, nhận thức về việc bảo vệ tên miền của các tổ chức, doanh nghiệp: tên miền liên quan đến tên thương mại, nhãn hiệu của mình nếu mình không đăng ký thì cũng không ai có quyền được đăng ký và sử dụng.

2. Tranh chấp liên quan đến tên miền mhb.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền mhb.vn giữa Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long (viết tắt là MHB Bank), tên giao dịch là MHB Bank và Công ty Tư vấn Đầu tư Kim Long – chủ thể đăng ký tên miền mhb.vn khi Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long gửi đơn khiếu nại đến VNNIC vào ngày 09/02/2007.

MHB Bank đã đăng ký tên miền mhb.com.vn từ ngày 29/10/2002 để phục vụ cho nhu cầu thông tin đến khách hàng. Trên thực tế, MHB Bank là một Ngân hàng thương mại, riêng với tên MHB cũng chỉ là một tên viết tắt tiếng Anh chứ không phải là tên chính thống của một tổ chức. MHB Bank đã không làm thủ tục đăng ký tên miền mhb.vn trong suốt giai đoạn ưu tiên kéo dài 8 tháng trước khi VNNIC cấp phát tự do tên miền cấp 2.VN (do đã đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 tương ứng mhb.com.vn) nên việc đăng ký tên miền sau thời điểm ưu tiên này là hoàn toàn bình đẳng với tất cả các tổ chức khác. Trong trường hợp này, VNNIC đã khuyến cáo MHB Bank nên lựa chọn, đăng ký các tên miền khác liên quan đang còn trong trạng thái tự do để sử dụng cho các hoạt động của mình trên Internet.

3. Tranh chấp liên quan đến tên miền habeco.vn

Vụ việc tranh chấp tên miền habeco.vn giữa Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội với Công ty TNHH INGAS, có trụ sở tại P 404 – 18 T1 Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, HN – chủ thể đăng ký tên miền habeco.vn.

Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội có tên giao dịch là HABECO, hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh sản xuất bia, rượu, nước giải khát ...sau khi kiểm tra phát hiện ra tên miền habeco.vn đã được Công ty TNHH INGAS đăng ký thì Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đã có đơn gửi đến VNNIC vào ngày 18/12/2006 đề nghị cấp habeco.vn cho Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Trường hợp này cũng là trường hợp bỏ qua quyền được ưu tiên của mình trước khi VNNIC triển khai cấp phát tự do tên miền cấp 2.VN.

C. Tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam .VN phát sinh do hoạt động quản lý tên miền của chủ thể đăng ký chưa hiệu quả

Việc chủ thể đăng ký tên miền quản lý lỏng lẻo hoặc không chủ động theo dõi việc đăng ký, duy trì tên miền dẫn đến tên miền được đăng ký với tên của một chủ thể khác không liên quan đến mình, hoặc tên miền bị quá hạn mà không được tiếp tục duy trì tiếp ... là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mất tên miền, phát sinh các khiếu nại và tranh chấp.

1. Phản ánh liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn

Ngày 14/11/2009, Trung tâm Internet Việt Nam đã nhận được đề nghị xin được hỗ trợ giải quyết khiếu nại từ Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn. Sau khi có tên miền, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam muốn đưa tên miền oscvietnamtravel.com.vn vào hoạt động để phục vụ cho công việc. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam lại gặp khó khăn vì trước đó đã ủy quyền ủy quyền đăng ký tên miền oscvietnamtravel.com.vn cho Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Á Đông (Công ty Á Đông), và nay đã không liên hệ được.

Qua rà soát trong cơ sở dữ liệu tên miền quốc gia, tên miền oscvietnamtravel.com.vn được đăng ký ngày 9/02/2009 qua Nhà đăng ký tên miền Công ty Tin học Bưu điện – NETSOFT với tên chủ thể là Công ty Á Đông. Trước đó, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam đã có ký hợp đồng với bên cung cấp dịch vụ - Công ty Á Đông giao Công ty này toàn quyền đứng tên đăng ký, kiểm soát tên miền nói trên. Căn cứ theo hồ sơ đăng ký tên miền thì chỉ có Công ty Á Đông mới có quyền yêu cầu thay đổi, trả lại tên miền này.

Sự việc rắc rối nói trên giữa Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam và Công ty Á Đông phát sinh từ chính sự chủ quan của Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam, do không ràng buộc điều khoản quyền lợi và trách nhiệm chặt chẽ khi làm hợp đồng cung cấp dịch vụ với Công ty Á Đông. Công ty Á Đông cũng không phải là đại lý cung cấp tên miền, đại lý cấp dưới được ủy quyền chính thức của Nhà đăng ký tên miền “.vn” mà chỉ là đăng ký tên miền cho chính mình rồi cho bên thứ 3 sử dụng lại. Để có thể giải quyết việc này, Trung tâm Dịch vụ Du lịch OSC Việt Nam buộc phải chủ động liên hệ với Công ty Á Đông để giải quyết trên cơ sở các thỏa thuận đã ký trước đó giữa hai bên.

2. Phản ánh liên quan đến tên miền bsa.vn

Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp – BSA (Business Studies and Assistance center) là một tổ chức xúc tiến chuyên nghiệp đã có công văn gửi đến VNNIC ngày 23/4/2009 về việc đề nghị hỗ trợ lấy lại tên miền bsa.vn. Theo như trình bày trong đơn, Trung tâm BSA đã có hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại Điện tử Việt Com (Việt Com) – đại lý của Nhà đăng ký tên miền “.vn” là Công ty Tin học Bưu điện TP. Hồ CHí Minh (Netsoft) làm đơn vị cung cấp dịch vụ xây dựng, hosting, đăng ký tên miền, duy trì hoạt động; nhưng Việt Com đã không thực hiện đúng điều khoản “đảm bảo hoạt động cho trang Web BSA” cụ thể là đóng phí duy trì tên miền trễ, dẫn đến việc làm mất tên miền bsa.vn vào ngày 22/4/2009, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Trung tâm BSA.

Tương tự như sự việc liên quan đến tên miền oscvietnamtravel.com.vn. Sau khi rà soát thông tin liên quan đến tên miền bsa.vn trong cơ sở dữ liệu tên miền, VNNIC nhận thấy: Tên miền bsa.vn đã được Công ty TNHH Thương mại Điện tử Việt Com đứng tên đăng ký ngày 18/03/2008. Sau đó, do không được nộp phí duy trì sau khi hết hạn nên tên miền trên đã bị thu hồi. Đến lúc tên miền bsa.vn được đăng ký bởi một chủ thể khác, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp mới phát hiện và nộp đơn khiếu nại đến VNNIC đề nghị giải quyết, đề nghị lấy lại tên miền.

3. Phản ánh liên quan đến tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn

Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đã gửi công văn đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) khiếu nại về việc liên quan đến tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn vào ngày 02/3/2010.

Hai tên miền này đã được Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đăng ký sử dụng từ ngày 9/6/2005. Đến tháng 6 năm 2009 khi tên miền đến hạn duy trì nhưng Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA đã quên không đóng phí duy trì dẫn đến việc bị thu hồi. Tương tự như trường hợp tên miền oscvietnamtravel.com.vn, bsa.vn,... Khi Công ty TNHH Dược Phẩm FITOPHARMA phát hiện ra thì tên miền fitopharma.com.vn và fito.com.vn đã bị chủ thể khác đăng ký mất.

4. Phản ánh liên quan đến tên miền silicom.vn

Tên miền silicom.vn đã được Công ty TNHH Đá Bạc đã đăng ký sử dụng từ năm 2006 tại Trung tâm Internet Việt Nam. Đến năm 2007, cùng với việc lựa chọn nhà đăng ký tên miền là Công ty ESC để quản lý duy trì tên miền này, Công ty Đá Bạc đã chuyển giao cho đơn vị khác cùng thuộc hệ thống với mình là Chi nhánh Công ty CP Công nghệ Silicom (Công ty Silicom) tiếp quản, sử dụng tên miền. Đến ngày 08/10/2009, tên miền silicom.vn đã bị thu hồi do quá hạn đóng phí duy trì và được chủ thể khác đăng ký sử dụng.

Theo thông tin do chính chủ thể cung cấp trong trong hồ sơ đăng ký tên miền, Chi nhánh Công ty Silicom đã ký thỏa thuận sử dụng dịch vụ với Nhà đăng ký Công ty ESC và cam kết “chủ động nộp phí duy trì cho Nhà đăng ký Công ty giải pháp trực tuyến (ESC) trước khi tên miền hết hạn sử dụng, tự chịu trách nhiệm khi tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí”. Tuy vậy, vào ngày 07/5/2009 Công ty Silicom vẫn có đơn khiếu nại đến Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị giải quyết lấy lại tên miền.

Vì đây là vụ việc thuộc phạm vi thỏa thuận giữa Nhà đăng ký và chủ thể, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, VNNIC đã có văn bản trả lời và đề nghị chủ thể liên hệ với Nhà đăng ký là Công ty ESC để được giải quyết theo quy định hiện hành.

5. Phản ánh liên quan đến tên miền nxbgd.com.vn

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã gửi đơn đề nghị đến Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đề nghị cấp lại tên miền sau khi tên miền bị thu hồi do quá hạn đóng phí vào ngày 20/10/2009.

Tên miền nxbgd.com.vn đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đăng ký và sử dụng trong nhiều năm, tên miền này gắn liền với thiệu hiệu và được sử dụng in ấn trên các ấn phẩm, sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ngày 17/09/2008, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi Nhà đăng ký – Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) đề nghị thay đổi đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới tên miền nxbgd.com.vn là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang. Đồng thời, Công ty Văn Lang cũng đã có văn bản gửi VDC xác nhận đề nghị này. Trên cơ sở đó, VDC đã cập nhật lại thông tin đơn vị thanh toán trong cơ sở dữ liệu tên miền.

Trước thời điểm hết hạn, VDC đã gửi giấy báo thanh toán và liên hệ (email, điện thoại) với Công ty Văn Lang nhắc nhở nộp phí duy trì tên miền nxbgd.com.vn nhưng không nhận được phản hồi. Tên miền nxbgd.com.vn đã bị thu hồi vào ngày 20/10/2009, sau 30 ngày kể từ ngày quá hạn đóng phí theo quy định hiện hành.

D. Một số các vụ việc tiêu biểu về tranh chấp tên miền quốc tế

Sau khi chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất (UDRP) ra đời, nhiều tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia đã lần lượt xây dựng chính sách giải quyết tranh chấp tên miền dựa trên nội dung của UDRP và pháp luật của họ. Đa số các nước như đều có lựa chọn đối tác là các tổ chức làm về luật pháp để giải quyết vấn đề này. Từ kinh nghiệm xử lý các vấn đề tương tự, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế của các nước thường được tin cậy lựa chọn làm đơn vị giải quyết tranh chấp tên miền (như tại Trung Quốc, Singapore, Hongkong,...).

Kể từ khi ban hành UDRP (24/10/1999), theo thống kê của WIPO tính riêng từ tháng 10/1999 - 05/2003, số lượng tranh chấp tên miền cấp cao dùng chung được giải quyết tại WIPO đã lên tới con số 5.000, chưa kể đến các tranh chấp được giải quyết tại các tổ chức khác và các tranh chấp tên miền cấp cao mã quốc gia. Có thể nói, ở mỗi loại tên miền cấp cao, số lượng tên miền đăng ký càng nhiều thì khả năng tranh chấp càng lớn. Danh sách chi tiết xin tham khảo tại http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-dec.htm.

1. Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

a. Các tranh chấp liên quan đến nhãn hiệu dịch vụ Google và tên miền .CN

Google – nhà cung cấp công cụ tìm kiếm Internet với nhiều sản phẩm trực tuyến nổi tiếng trên Thế giới có thể sẽ đối mặt với những vụ tranh chấp tên miền liên quan tới những tên miền .CN tại Trung Quốc, ngay sau khi Google đã bỏ ra một khoản chi phí gần một triệu ND tệ (US $ 123.456) để đăng ký các tên miền google.com.cn và google.cn. Vấn đề đặt ra là liệu Google sẽ đưa vấn đề này ra theo hình thức trọng tài phân xử hay là mua lại tên miền đó.

Theo thống kê từ Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC), khi chính thức triển khai cung cấp dịch vụ thư điện tử Gmail cho toàn cầu vào cuối tháng Tư năm ngoái, Google đã đăng ký tên miền gmail.com.cn, nhưng tên miền gmail.cn lại bị đăng ký bởi một Công ty khác có trụ sở tại Bắc Kinh đăng ký từ tháng 8 năm 2003, cách xa thời điểm mà Google triển khai dịch vụ Gmail.

Các chuyên gia pháp lý về tranh chấp trong lĩnh vực Internet cho rằng Google sẽ chắc chắn không chịu để cho các công ty khác đăng ký sử dụng nhãn hiệu toàn cầu của mình, nhưng xem ra thì Google khó có thể lấy lại được tên miền thông qua hình thức trọng tài hay tòa án trừ khi Google chứng minh được rằng Công ty kia đăng ký tên miền với mục đích xấu.

CNNIC còn cho biết, Gmail.cn không chỉ là tên miền duy nhất mà Google thất bại trong việc đăng ký sử dụng. Một số tên miền .CN liên quan tới các sản phẩm trực tuyến của Google, ví dụ như Google Talk, Google Earth và Google Local, cũng bị các Công ty khác đăng ký. Ngay khi Google vừa mới giới thiệu dịch vụ tìm kiếm trong phạm vi địa phương có tên là Local tại thị trường Trung Quốc vào tháng 3 năm 2004 thi chỉ vài tuần sau một Công ty ở tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc đã đăng ký ngay tên miền googlelocal.cn và googlelocal.com.cn. Những tên miền googletalk.cn và googletaltalk.com.cn cũng bị đăng ký bởi một chủ thể khác cùng vào thời điểm mà Công ty Google tung dịch vụ Google Talk ra thị trường. Tương tự như vậy, một Công ty có trụ sở tại Mỹ đã nhanh chóng đăng ký một vài tên miền khác của Google như googlemap.cn và googlearth.cn.

Theo ý kiến của chuyên gia pháp lý thì chính lý do chi phí đăng ký thấp và khả năng thu lợi cao đã khiến cho các tên miền .CN liên quan đến Google đang trở thành “mục tiêu đầu tư”cho giới đầu cơ tên miền. Vì thế, chuyên gia này đã khuyến nghị rằng bất kỳ Công ty nào có chiến lược mở rộng phạm vi kinh doanh cũng nên triển khai toàn diện bảo vệ bằng tên miền .CN của mình càng sớm càng tốt và nhìn nhận “Chỉ mất có vài nghìn NDT, cùng lắm là 10.000 NDT (US $ 1.235) là có thể đăng ký hàng trăm tên miền .CN. Đó là một chi phí quá nhỏ đối với một Công ty lớn. Việc làm đó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền của. Tuy vậy, khi nhận thức được điều đó thì rất nhiều công ty đã phát hiện ra rằng các tên miền mình định đăng ký thì đã bị đăng ký mất”. Như trường hợp của Công ty Deutsche Telekom AG của Đức - một trong số những Công ty nước ngoài thực hiện những hành động hiệu quả để bảo vệ thương hiệu của họ trên mạng, mặc dù chưa hoạt động tại thị trường Trung Quốc nhưng đã đăng ký trên 100 tên miền .CN là một dẫn chứng cụ thể bằng cách thiết lập các hệ thống bảo hộ tên miền Internet đã tránh được rất nhiều rủi ro bị xâm phạm thương hiệu trước khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Hãng Samsung đăng ký xấp xỉ 470 tên miền .CN cũng là một nỗ lực lớn bao phủ rất nhiều thương hiệu, nhãn hiệu chính - phụ, tên tuổi với bất kỳ từ ngữ nào có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của công ty.

“Việc đăng ký bao vây đang dần trở thành một tập quán chung”, các chuyên gia pháp lý nhận định.

Điều đơn giản nhất có thể thấy qua bài học kinh nghiệm của Google với những rắc rối về tên miền .CN là: để không mua sự phiền toái bực mình, không mất thời gian cho việc kiện tụng tranh chấp và tất nhiên là cả chi phí không nhỏ cho việc kiện tụng thì có lẽ không có biện pháp nào đơn giản và hữu hiệu hơn là đăng ký “bao vây” để không ai có thể đăng ký tên miền giống của bạn cả cách viết lẫn cách đọc.

b. Google và tên miền quangcaogoogle.com

Google Inc. ở California, Mỹ đã có đơn khiếu kiện Trần Anh Huy ở Hà Nội, Việt Nam liên quan đên tên miền quangcaogoogle.com.

Google Inc (nguyên đơn) là được công nhận rộng rãi là một trong những công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới. Trang web chính thức của nó được đăng ký ngày 15/9/1997. Mạng Google bao gồm tất cả các trang web, chiếm hơn 80% người sử dụng Internet trên Thế giới.

Tên của nguyên đơn và nhãn hiệu Google đã được đặt và thông qua vào năm 1997 vởi người sáng lập của Công ty, Larry Page và Sergey Brin. Nguyên đơn đã đăng ký nhãn hiệu Google tại hầu hết các nước trên Thế giới. Ở Ấn Độ, nhãn hiệu Google đã được đăng ký từ 12/3/1999. Trong khi đó, tên miền quangcaogoogle.com được đăng ký ngày 7/11/2008.

Google đã đưa ra những căn cứ lập luận như sau:

- Tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn tương tự với nhãn hiệu hoặc nhãn dịch vụ mà bên nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu này. Nhãn hiệu Google đã được đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nhiều quốc gia. Việc bổ sung các chữ "quangcao" vào trước google.com nhằm tạo ra bất kỳ sự khác biệt mà không chỉ có nghĩa “advertising”, dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt từ advertising có nghĩa là quảng cáo, do đó tên miền gây tranh chấp có nghĩa là “advertising google”. Vì Google có chính sách về chi nhánh của mình trong đó việc sử dụng các nhãn hiệu chính với các từ hoặc các cụm từ mang tính mô tả, như vậy người truy cập Internet khi gõ vào tên miền tranh chấp này có thể tin đó là trang web dưới ủy quyền (cho phép) bởi Google.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp. Bên nguyên đơn cho rằng nhãn hiệu Google là nhãn hiệu nổi tiếng trên Thế giới và không có lý do chính đáng nào cho bị đơn đăng ký tên miền này. Nguyên đơn đã cung cấp và trình bày rằng mục đích của bị đơn trong việc đăng ký tên miền quangcaogoogle.com là có ý định sử dụng nhãn hiệu Google để tạo ra lượng truy cập trang web và gây nhầm lẫn cho người sử dụng Internet. Nguyên đơn có độc quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng Google và không cho phép hay ủy quyền cho bên bị đơn là Trần Anh Huy đăng ký hay sử dụng tên miền quangcaogoogle.com.

- Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu. Vào thời điểm đăng ký tên miền ngày 7/11/2008, bị đơn không thể không biết đến sử nổi tiếng của nhãn hiệu Google do việc được biết đến một cách rộng rãi với các nhãn hiệu của Google mà bị đơn đã tạo ra một cách độc lập với tên miền tranh chấp. Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp đang được sử dụng nhằm thu hút người truy cập Internet vào trang web của bị đơn và lợi ích thương mại bằng cách tạo ra ấn tượng rằng đây là trang quảng cáo được ủy quyền hay cho phép đối với các dịch vụ của nguyên đơn. Hơn nữa thực tế cho thấy rằng bị đơn đã từ chối không tuân thủ các yêu cầu của bên Google về việc chuyển nhượng tên miền này. Điều đó cho thấy việc đăng ký tên miền quangcaogoogle.com của bị đơn là dụng ý xấu.

- Nguyên đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài ra phán quyết rằng tên miền tranh chấp phải được chuyển nhượng cho nguyên đơn căn cứ theo khoản 4 (i) của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền.

Bị đơn đã được nguyên đơn liên hệ vào ngày 14/10/2009 nhưng bị đơn đã từ chối không giải thích bất kỳ điều gì và từ chối bất hợp tác với nguyên đơn trong việc giải quyết vụ việc. Đồng thời, bị đơn vẫn tiếp tục duy trì việc đăng ký tên miền mặc dù trang web này hiện tại vẫn chưa được hoạt động. Trước những cáo buộc trên bị đơn không trả lời cũng như không có phản ứng bất kỳ chứng minh cho mình.

Hội đồng trọng tài, sau khi không tiếp nhận được phản ứng từ bị đơn đã đưa ra phán quyết từ sự bất lợi của bị đơn:

- Hội đồng trọng tài thấy rằng, tại thời điểm đăng ký tên miền quangcaogoogle.com, bị đơn rất có thể biết hoặc đáng lẽ phải biết về sự tồn tại của các nhãn hiệu Google nổi tiếng của nguyên đơn. Nguyên đơn đã đăng ký các nhãn hiệu Google tại nhiều nước trên Thế giới và cũng đã không hề cho phép hay ủy quyền cho bị đơn đăng ký tên miền hoặc sử dụng từ “google” trong tên miền tranh chấp. Các chứng cứ thu được cho thấy bị đơn đăng ký tên miền chỉ vì tên miền quangcaogoogle.com tương tự với nhãn hiệu Google nổi tiếng của nguyên đơn và gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Bị đơn không phải là nhân viên bán hàng hay đại diện thông tin của bên nguyên đơn do đó bị đơn không có lý do hợp pháp hay chính đáng nào trong việc lựa chọn đăng ký tên miền tranh chấp. Trọng tài cho rằng bị đơn không sử dụng tên miền với một thiện chí, mục đích tốt.

- Nhãn hiệu Google được tạo nên thực sự bởi danh tiếng và đặc điểm duy nhất chỉ có ở nhãn hiệu này, không thể có việc tên miền quangcaogoogle.com được bị đơn đăng ký một cách độc lập hay vô tư. Hội đồng trọng tài xem xét các khả năng có thể thì bên bị đơn đã có ý định sử dụng nhãn hiệu của bên khởi kiện trong việc đăng ký tên miền gây tranh chấp nhằm hướng lượng truy cập tới trang web của mình để mời chào các dịch vụ tương tự như các dịch vụ của Google. Vấn đề là nhãn hiệu Google được biết đến một cách rộng rãi nên thật phi lý nếu cho rằng bên bị kiện không nhận thức được nhãn hiệu đã được đăng ký của bên nguyên đơn. Tham khảo vụ kiện của WIPO số D2000 0021 giữa công ty Ingersoll-Rand và Frank Gully.

Vì lý do trên, hội đồng trọng tài của WIPO chuyển trả lại tên miền quangcaogoogle.com cho Google Inc.

c. Tranh chấp liên quan đến tên miền lgtron.com

Nguyên đơn là Công ty LG của Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1958 và là nhà sản xuất lớn thứ hai trên thế giới về truyền hình. Nguyên đơn có 114 công ty con trên toàn thế giới. Trong năm 2005, nguyên đơn là nhà cung cấp điện thoại cầm tay đứng thứ 4 trên thế giới và có nhiều năm cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại di động. Nguyên đơn sở hữu hơn 400 nhãn hiệu thương mại và các ứng dụng trên toàn thế giới gồm hoặc chứa các ký tự “LG”. Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cộng đồng quốc tế Hoa Kỳ, Vương quốc Anh bao gồm các chữ cái LG và logo hình kết hợp chữ LG.

Nguyên đơn cũng khẳng định nhãn hiệu LG được biết đến là một nhãn hiệu nổi tiếng, nguyên đơn đưa ra bằng chứng về việc này bao gồm một bản sao Bằng sáng chế được quyền bảo hộ do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cấp cho nhãn hiệu LG của Tổng công ty LG và một văn bản của Tòa án Hàn Quốc công nhận danh tiếng của nhãn hiệu LG.
Liên quan đến tên miền tranh chấp, nguyên đơn đã tìm hiểu và cho biết: Bị đơn có dịch vụ trực tuyến mở khóa mã LG tốc độ phát triển nhanh nhất. Họ đã mở khóa mã được hơn 98,000 điện thoại di động LG trên toàn thế giới. Các máy chủ tạo mã khóa đã được thử nghiệm có độ tin tưởng tuyệt đối 100%. Bị đơn có hơn 2000 đại lý mua bán thường xuyên các mã khóa mở điện thoại LG. Bị đơn còn tuyên bố : “Hỗ trợ về điện thoại – chúng tôi hỗ trợ dễ dàng và mọi model. Nếu bạn có một chiếc điện thoại LG hay một chiếc bất kỳ chúng tôi đều có thể tạo ra các mã khóa mở”. “LGtron là một trong những công ty chuyên dụng trong mở khóa điện thoại di động LG. Mã khóa mở công nghệ thế hệ mới của chúng tôi là hoàn toàn đáng tin cậy nhất trong số các công ty có mặt trên thị trường. Công ty chúng tôi chuyên bẻ khóa tất cả các loại điện thoại LG có sẵn trên thị trường hiện nay”.
Theo nguyên đơn, bị đơn đã sao chép lại logo LG 17 lần một cách rõ ràng trên trang web sử dụng tên miền tranh chấp, như là một phần logo LGtron.

Nguyên đơn đã đưa ra các lập luận sau:

- Tên miền tranh chấp là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu LG của nguyên đơn vì nó hoàn toàn có chứa các ký tự "LG". Các "tron" hậu tố không đặc biệt riêng cho bất cứ hàng hoá, dịch vụ và, trên thực tế, có thể được hiểu là một tên viết tắt của từ "điện tử". Tiền lệ của WIPO từ lâu đã cho rằng việc bổ sung thuật ngữ chung làm hậu tố hay tiền tố vào trong tên miền sẽ không thay đổi thực tế là tên miền gây nhầm lẫn với nhãn hiệu LG. Việc bổ sung “tron” trong tên miền tranh chấp không làm phân biệt với nhãn hiệu của nguyên đơn. Hơn nữa tên miền tranh chấp bắt đầu bằng chữ “LG” và thực tế là người dùng Internet quan tâm gần gũi hơn với sự khởi đầu của một từ/tên hơn là giữa hay cuối của một từ/tên miền. Chữ LG trong tên miền lgtron.com do đó là phần đáng nhớ của tên miền tranh chấp.

- Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp trong tên miền tranh chấp:

+ Không có bằng chứng rằng bị đơn thường được gọi bằng tên miền tranh chấp. Trong thực tế, hoạt động của bị đơn là vi phạm các điều khoản thỏa thuận tiêu chuẩn giữa một cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ, khi sử dụng điện thoại LG đã được mở khóa với logo LG của nguyên đơn có thể dẫn đến việc người tiêu dùng tin rằng nguyên đơn đã xác nhận việc mở mã khóa điện thoại di động, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nguyên đơn và thương hiệu của nguyên đơn có thể bị lu mờ.

+ Không có lý do nào khác ngoài việc bị đơn muốn giảm uy tín, danh tiếng của nguyên đơn khi đăng ký tên miền tranh chấp, bởi vì bị đơn đã chọn tên miền tranh chấp gồm nhãn hiệu LG của nguyên đơn kết hợp với việc cung cấp dịch vụ mở khóa mã cho điện thoại di động LG.
+ Tên miền tranh chấp được bị đơn đăng ký và sử dụng sau khi nguyên đơn đã thiết lập quyền bảo hộ của mình với nhãn hiệu LG.
+ Nguyên đơn không có mối quan hệ pháp lý, kinh doanh bất kỳ với bị đơn; do đó, nguyên đơn không hề cho phép, ủy quyền cho bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp hay logo LG trên trang web nào. Viêc sử dụng logo LG trên trang web của bị đơn sẽ làm cho người sử dụng Internet của nguyên đơn.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu:

+ Việc đăng ký tên miền tranh chấp của bị đơn là sự vi phạm quyền đối với nhãn hiệu LG đã đăng ký của nguyên đơn, và sử dụng nhãn hiệu mà không có sự đồng ý của họ.
+ Tên miền tranh chấp đã được đăng ký tháng 7/2009 trong khi nguyên đơn đã đăng ký nhãn hiệu và logo LG từ các năm trước đó, và đã có được danh tiếng rộng rãi trên thế giới.
+ Bị đơn sử dụng nhãn hiệu thương mại LG và logo trong tên miền tranh chấp và tại trang web lgtron.com đã tạo ra một khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn, gây cho người sử dụng Internet coi tên miền, trang web lgtron.com là nguồn, liên kết hoặc được tài trợ bởi nguyên đơn.
+ Trang web lgtron.com có cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại LG và dịch vụ mở khóa mã chính là bị đơn đã sử dụng với dụng ý xấu nhằm lừa dối người sử dụng Internet nghĩ rằng nguyên đơn đã xác nhận về việc cung cấp dịch vụ này cho người sử dụng. Tham chiếu đến trường hợp của Motorola, Inc theo WIPO Case No.D2002-1063, trong đó việc sử dụng nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba trong một tên miền (motorolaunlocking.com), bị đơn đã sử dụng phần mềm bẻ khóa trang web cung cấp (kết hợp với logo của nguyên đơn) và đã có kết luận về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

+ Nhãn hiệu LG đã được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu quốc tế, bị đơn không thể nào không nhận thức được sự nổi tiếng của nhãn hiệu LG, và càng không thể đăng ký và sử dụng với mục đích tốt đẹp khi cố tình phá vỡ danh tiếng của nhãn hiệu LG bằng cách cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại LG và dịch vụ mở khóa mã điện thoại di động LG.

Trên cơ sở của những cáo buộc này, nguyên đơn đã yêu cầu bị đơn chuyển giao tên miền tranh chấp cho nguyên đơn.
Bị đơn đã không trả lời các cáo buộc của nguyên đơn.

Trọng tài đã xem xét và kết luận như sau:

- Tên miền tranh chấp là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại LG của nguyên đơn. Nhãn hiệu LG được áp dụng hoàn toàn trong tên miền tranh chấp và thực tế các chữ cái LG xuất hiện ở đầu tên miền là một yếu tố chính thêm vào sự tương tự gây nhầm lẫn. Trọng tài đồng ý rằng việc bổ sung hậu tố “tron” kết hợp với từ LG chính là gợi ý cho người sử dụng Internet suy nghĩ về sản phẩm điện tử vì từ “tron” là từ viết tắt của electron nên càng là yếu tố để gây nhầm lẫn với nhãn hiệu LG của nguyên đơn.

- Nguyên đơn đã cung cấp các bằng chứng rõ ràng về việc bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp trong tên miền tranh chấp. Không có bằng chứng rằng bị đơn thường được gọi bằng tên miền và trong thực tế cách thức mà bị đơn đã sử dụng tên miền là không có thiện ý. Việc sử dụng lặp đi lặp lại nhãn hiệu LG gắn với điện thoại di động và logo trên trang web lgtron.com của bị đơn mà không được sự đồng ý, cho phép hay ủy quyền từ nguyên đơn rõ ràng là hành vi bất hợp pháp. Các bằng chứng được đưa ra cho thấy bị đơn đã tham chiếu một cách trắng trợn đến các sản phẩm của nguyên đơn và nhãn hiệu LG trong trang web tranh chấp.

- Nguyên đơn đã chứng minh được là bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu. Trọng tài thấy rằng nhãn hiệu LG là một nhãn hiệu nổi tiếng và bị đơn đã lợi dụng điều này để phục vụ mục đích kinh doanh của mình. Bằng cách sử dụng tên miền có tranh chấp, bị đơn đã cố tình tìm cách để thu hút người dùng Internet vào trang web tranh chấp và cố tình phá vỡ danh tiếng của nhãn hiệu LG bằng cách cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại LG và dịch vụ mở khóa mã điện thoại di động LG.

Với tất cả những lý do trên, Trọng tài đồng ý với đề nghị của nguyên đơn về việc chuyển giao tên miền lgtron.com vào ngày 10/5/2010.

d. Tập đoàn Accor và tranh chấp halongnovotel.com

Nguyên đơn là Tập đoàn Accor ở Evry, Pháp. Bị đơn là Vũ Duy Trường ở Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam. Tên miền tranh chấp halongnovotel.com đã được bị đơn đăng ký qua Nhà đăng ký Directi Internet Solutions. Các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ kiện tên miền halongnovotel.com được bắt đầu từ ngày 20/01/2011.

Nguyên đơn là một trong những tổ chức kinh doanh lớn nhất ở Châu Âu và trên thế giới về lĩnh vực du lịch và tổ chức dịch vụ du lịch. Nguyên đơn sở hữu hơn 4000 khách sạn ở 90 quốc gia trên toàn thế giới và trong năm 2009, nguyên đơn có hơn 170.000 nhân viên; chỉ tính riêng tại Việt Nam, nguyên đơn cũng có 13 khách sạn hoạt động. Novotel là một trong chuỗi hệ thống khách sạn của nguyên đơn.

Nguyên đơn sở hữu nhãn hiệu quốc tế novotel từ năm 1989 và rất nổi tiếng trong ngành công nghiệp kinh doanh dịch vụ và khách sạn, nhãn hiệu novotel cũng đã được đăng ký bảo hộ ở Việt Nam.

Nguyên đơn đã đăng ký tên miền novotel.com từ ngày 10/4/1997 để cung cấp cho người sử dụng Internet dễ dàng cách tìm kiếm một cách nhanh chóng các dịch vụ và đặt phòng khách sạn đặc biệt thuộc chuỗi novotel. Tên miền tranh chấp halongnovotel.com đã được bị đơn đăng ký vào ngày 11/3/2010. Nguyên đơn gửi một lá thư yêu cầu bị đơn tạm ngừng, chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp và chuyển giao tên miền halongnovotel.com cho nguyên đơn, vì nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu novotel. Bị đơn trả lời bằng cách yêu cầu 20.000 USD để đổi lấy việc chuyển giao tên miền halongnovotel.com cho nguyên đơn.

Trong đơn kiện gửi đến WIPO, nguyên đơn bày tỏ luận điểm như sau:

- Tên miền tranh chấp halongnovotel.com là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa novotel đã được bảo hộ của nguyên đơn, trong đó nguyên đơn có quyền: Nguyên đơn cho rằng phần đuôi .com của tên miển halongnovotel.com phải được bỏ qua khi đánh giá một nhãn hiệu, việc bổ sung tên gọi địa danh như halong kết hợp với nhãn hiệu novotel không đủ để tránh nhầm lẫn, nhất là khi nhãn hiệu novotel được đăng ký là nhãn hiệu quốc tế.Thậm chí, việc gắn cụm từ halong (Hạ Long) còn tăng khả năng gây nhầm lẫn, nhất là cho người sử dụng Internet có thể nghĩ rằng tên miền tranh chấp liên quan đến nguyên đơn, tên miền tranh chấp halongnovotel.com là một trong những chuỗi hệ thống dịch vụ và khách sạn của nguyên đơn ở Hạ Long.

- Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp với tên miền tranh chấp, vì nguyên đơn khẳng định rằng nguyên đơn không liên kết cũng như không cho phép bị đơn sử dụng nhãn hiệu novotel dưới bất kỳ hình thức nào. Nguyên đơn cho là bị đơn đã không đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích hợp pháp, tên miền tranh chấp từ khi đăng ký chưa được hoạt động nhưng sau khi nguyên đơn gửi thư yêu cầu bị đơn tạm ngừng và chấm dứt sử dụng tên miền thì bị đơn lại cho chuyển hướng tên miền đến website của Công ty TNHH Tuần tra trên biển – một nhà điều hành tour du lịch chuyên về du lịch và dịch vụ du lịch tư nhân tại Việt Nam. Đồng thời, bị đơn không có căn cứ để giải thích, đáp lại những cáo buộc của nguyên đơn và không đưa ra được bất kỳ bằng chứng với Trọng tài sau khi được WIPO gửi hồ sơ vụ kiện cho bị đơn để chứng minh là bị đơn có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền. Vì vậy, bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp trong tên miền tranh chấp.

- Tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký và sử dụng với dụng ý xấu: Nguyên đơn tuyên bố rằng sẽ rất khó để tin được một điều là bị đơn không nhận thức được sự tồn tại của nguyên đơn tại thời điểm đăng ký tên miền, khi tên miền tranh chấp được kết hợp chính xác từ nhãn hiệu novotel với từ địa danh halong. Nếu bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp với mục đích thương mại, ngay tình thì bị đơn phải có chứng cứ chứng minh được điều này, tuy nhiên bị đơn đã không có bằng chứng. Bị đơn chỉ có đề nghị duy nhất đáp lại thiện chí của nguyên đơn về lá thư đề nghị bị đơn chấm dứt sử dụng tên miền là chuyển cho bị đơn 20.000 USD để chuyển giao tên miền halongnovotel.com cho nguyên đơn. Theo nguyên đơn, đây là bằng chứng rõ ràng nhất về dụng ý xấu của nguyên đơn khi đăng ký tên miền, bị đơn đăng ký tên miền chủ yếu với mục đích bán lại cho nguyên đơn.
Bị đơn đã không đưa ra bất kỳ ý kiến gì đáp lại.

Trọng tài đã phán quyết theo hồ sơ vụ kiện như sau:

- Nguyên đơn đã thiết lập quyền đối với nhãn hiệu novotel, tên miền tranh chấp halongnovotel.com được kết hợp từ nhãn hiệu novotel của nguyên đơn với địa danh halong theo Trọng tài không đủ để phân biệt, nhầm lẫn với nhãn hiệu novotel mà thậm chí còn có tác dụng ngược lại.

- Nguyễn đơn đã đưa ra chứng cớ về việc tên miền tranh chấp do bị đơn đăng ký lúc đầu không hoạt động cho đến khi nguyên đơn gửi thư yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền thì lại được chuyển hướng đến một trang web của bên thứ ba. Nguyên đơn khẳng định rằng họ đã không liên kết, ủy quyền hay cho phép bị đơn sử dụng nhãn hiệu novotel, hoặc đăng ký các tên miền có chứa cụm từ novotel dưới mọi hình thức; bị đơn không đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích hợp pháp, ngay tình. Bị đơn lại không cung cấp bằng chứng cũng như không có một phản ứng nào đáp lại nguyên đơn và Trọng tài để chứng minh họ có quyền và lợi ích hợp pháp và mặc dù họ có cơ hội để làm việc đó. Do vậy, Trọng tài đồng ý rằng bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp.

- Tên miền tranh chấp bao gồm 2 từ novotel và halong, yếu tố kết hợp tên miền halongnovotel.com từ nhãn hiệu novotel là nhãn hiệu thuộc sở hữu của nguyễn đơn với thuật ngữ địa danh halong, Hạ Long là một thành phố ở Việt Nam. Nguyên đơn cho biết là ở Hạ Long có khách sạn Novotel, bị đơn cứ trú tại Hạ Long – Việt Nam. Do đó, thật là khó tin để nói rằng bị đơn kết hợp 2 cụm từ novotel và halong trong tên miền tranh chấp là một sự trùng hợp, bị đơn phải biết về sự tồn tại của khách sạn Novetel cũng như nhãn hiệu novotel của nguyên đơn, như vậy là bị đơn cố tình đăng ký tên miền với mục đích xấu.

Cũng đặt giả thiết là bị đơn không có kiến thức gì về nhãn hiệu novotel của nguyên đơn cũng như không biết là có tồn tại khách sạn Novotel ngay tại nơi mình cư trú thì có một cách hợp lý là bị đơn phải biết về điều này khi luật sư của nguyên đơn liên lạc với bị đơn và thông báo cho bị đơn biết về nhãn hiệu novotel, về hệ thống khách sạn và các dịch vụ của nguyên đơn trước khi nguyên đơn gửi thư thông báo yêu cầu bị đơn chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp. Bị đơn đã lập tức đưa ra mức giá tiền 20.000 USD để chuyển giao tên miền cho nguyên đơn. Tiếp đó, bị đơn vẫn tiếp tục sử dụng tên miền và chuyển hướng tên miền đến bên thứ ba không liên quan. Số tiền bị đơn đưa ra cũng là vượt quá nhiều lần chi phí thực tế để bị đơn đăng ký, duy trì tên miền tranh chấp. Theo quan điểm của Trọng tài, việc này là đủ bằng chứng kết luận là bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với dụng ý xấu.

Với tất cả những lý do trên, ngày 3/3/2011, Trọng tài ra quyết định tên miền tranh chấp halongnovotel.com do bị đơn đăng ký bị hủy bỏ.

e. Nokia Corporation và tranh chấp liên quan đến tên miền nokiabooks.com

Các thủ tục tố tụng liên quan đến vụ kiện tên miền nokiabooks.com được bắt đầu từ ngày 22/4/2005. Nguyên đơn trong vụ kiện là Nokia Corporation trú tại Espoo, Phần Lan. Bị đơn là AudioBooksForFree.Com Limited trú tại Amersham, Bucks thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Nguyên đơn là một nhà sản xuất điện thoại di động và thiết bị liên lạc nổi tiếng trên thế giới, hoạt động trên thế giới bắt đầu vào năm 1865. Nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu NOKIA, nhãn hiệu này được đăng ký ở nhiều nước trên thế giới: Đăng ký ở Vương quốc Anh từ năm 1993, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế năm 2001, đăng ký ở Hoa Kỳ năm 2002 … Trang web sử dụng tên miền tranh chấp có hiển thị một đường link liên kết đên trang web thương mại của bị đơn, trang web này chủ yếu là để bán sách về âm thanh.

Ngày 2/3/2010, Luật sư của nguyên đơn gửi một thông báo yêu cầu bị đơn tạm ngừng và chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp qua email và thư tín theo địa chỉ đăng ký tên miền của bị đơn, tuy nhiên nguyên đơn đã không nhận được bất kỳ câu trả lời nào đáp lại.

Trong đơn kiện, nguyên đơn đã đưa ra những luận điểm như sau:

- Tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA của nguyên đơn, với việc bổ sung hậu tố từ "books", đó là từ chung hoặc mô tả và không thay đổi một thực tế là thương hiệu của nguyên đơn được kết hợp đầy đủ trong tên miền tranh chấp

- Bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp, đến thời điểm nguyên đơn nộp đơn kiện đến WIPO bị đơn cũng chưa được ủy quyền của nguyên đơn để đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp hay sử dụng nhãn hiệu NOKIA với bất kỳ mục đích nào.

- Bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với dụng ý xấu, trên thực tế nguyên đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế NOKIA nổi tiếng là sản phẩm điện thoại di động được ưa thích và được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia thì bị đơn không thể không có kiến thức, không có thông tin gì về nhãn hiệu NOKIA. Bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp để chuyển hướng lưu lượng truy cập Internet dẫn đến trang web chính của bị đơn, bị đơn đã cố gắng sử dụng danh tiếng của nhãn hiệu NOKIA để quảng cáo việc kinh doanh của mình bằng cách gây ra sự nhầm lẫn ban đầu giữa nhãn hiệu nổi tiếng của nguyên đơn và tên miền tranh chấp. Nguyên đưa coi việc bị đơn không trả lời yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền tranh chấp do nguyên đơn gửi cũng là một bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

Bị đơn đã không trả lời cáo buộc của nguyên đơn, với lý do: không phải trả lời những cáo buộc này vì không có gì là đặc biệt để phải giải thích.

Hội đồng Trọng tài đã quyết định xét xử:

- Nguyên đơn là chủ sở hữu của nhãn hiệu danh tiếng NOKIA, Hội đồng Trọng tài thấy rằng dù bổ sung thêm hậu tố “books” vào tên miền tranh chấp nokiabooks.com vẫn gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA, không thể coi là yếu tố để phân biệt tên miền tranh chấp với nhãn hiệu NOKIA. Hội đồng Trọng tài đồng ý rằng tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA của nguyên đơn.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp. Trang web sử dụng tên miền tranh chấp có hiển thị một đường link liên kết đên trang web thương mại của bị đơn, trang web này chủ yếu là để bán sách về âm thanh. Trong khi đó, bị đơn cũng đã không trình bày được bất kỳ bằng chứng nào về quyền hoặc lợi ích hợp pháp gắn tên miền tranh chấp.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu, bằng cách sử dụng tên miền nokiabooks.com, bị đơn đã cố tình tìm cách để thu hút người dùng Internet đến trang web của bị đơn do tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn; làm người dùng Internet coi đây như là nguồn, có liên kết hoặc chứng thực của nguyên đơn. Danh tiếng của nguyên đơn cũng như nhãn hiệu NOKIA được sử dụng rộng rãi và nổi tiếng trên toàn thế giới thì bị đơn phải biết đến nhãn hiệu này, phải nhận thức đươc rằng tên miền nokiabooks.com là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NOKIA nổi tiếng khi đăng ký tên miền. Do đó, Hội đồng Trọng tài đồng ý rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu.

Do đó, Hội đồng Trọng tài đã quyết định vào ngày 31/5/2010 là tên miền nokiabooks.com được chuyển giao cho nguyên đơn.

f. Tranh chấp liên quan đến tên miền lacosteshopsale.com

Ngày 4/3/2010, WIPO đã thụ lý đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tên miền lacosteshopsale.com do nguyên đơn gửi đến. Bên nguyên đơn là Lacoste Alligator SA, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ đã gửi đơn khiếu nại đến WIPO đề nghị giải quyết tranh chấp tên miền lacosteshopsale.com do bị đơn là Bocai có trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc đăng ký qua Xiamen eName.

Nguyên đơn - Lacoste Alligator SA là một công ty chuyên thiết kế, sản xuất quần áo và phụ kiện thời trang. Công ty được thành lập năm 1933 bởi nhà thiết kế người Pháp là Rene Lacoste và người chủ tịch là Andre Gillier, một nhà sản xuất hàng dệt kim. Sau khi công ty được thành lập, các sản phẩm quần áo và phụ kiện thời trang được sử dụng với nhãn hiệu LACOSTE. Nguyên đơn đã chi rất nhiều tiền vào việc khuyến mãi và quảng cáo trên toàn thế giới liên tục trong nhiều năm qua. Kết quả là nguyên đơn đã tăng lợi nhuận một cách đáng kể.

Ví dụ, trong năm 2001, một cuộc khảo sát quốc tế được thực hiện tại 10 quốc gia trên thế giới bởi Cofemca-Sociovision cho thấy 66% người trả lời đã công nhận thương hiệu LACOSTE là nổi tiếng, họ đã biết đến hoặc đã mua, sử dụng sản phẩm của LACOSTE. Nguyên đơn và các chi nhánh của họ là chủ sở hữu đăng ký nhãn hiệu LACOSTE ở khắp nơi trên thế giới, sớm nhất tại Hoa Kỳ là năm 1967. Sự hiện diện của nhãn hiệu LACOSTE trên Internet cũng phát triển nhanh, nguyên đơn đã đăng ký nhiều tên miền có từ lacoste: lacoste.com, lacoste.com.uk, lacoste.uk, lacoste.nl, lacote.com.nl, lacoste.com.de, lacote.de, lacoste.com.fr, lacoste.fr, ….và nhiều tên miền khác dưới mã quốc gia.

Tên miền tranh chấp lacosteshopsale.com được bị đơn đăng ký ngày 24/11/2009. Trang web lacosteshopsale.com giới thiệu về thị trường bán hàng trực tuyến, cung cấp các hàng hóa khác nhau để bán, bao gồm cả quần áo và phụ kiện mang nhãn hiệu LACOSTE.

Nguyên đơn đã đưa ra các lập luận sau:

- Tên miền tranh chấp trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Lacote – thuộc sở hữu của nguyên đơn, việc kết hợp nhãn hiệu LACOSTE với “shopsale” không làm thay đổi ý nghĩa, sự khác biệt tổng thể so với từ đơn lacotes. Nguyên đơn khẳng định rằng nhãn hiệu LACOSTE là độc quyền đối với họ và họ cũng chưa bao giờ công nhận, cho phép hay ủy quyền để bị đơn sử dụng nhãn hiệu LACOSTE.

- Bị đơn không có ý định sử dụng nhãn hiệu LACOSTE với mục đích tốt đẹp hay thiện chí. Bị đơn đã sử dụng tên miền cho việc bán hàng giả mang nhãn hiệu LACOSTE, những mẫu hàng hóa này bắt chước giống y như các mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu LACOSTE của nguyên đơn. Nguyên đơn coi đây là bằng chứng về việc bị đơn sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

- Tên miền tranh chấp có khả năng lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người sử dụng Internet về nguồn gốc của trang web, làm người sử dụng Internet tin rằng lacosteshopsale.com do nguyên đơn lập lên hoặc được nguyên đơn ủy quyền, cho phép bán hàng mang nhãn hiệu LACOSTE.

Với những lý do trên, nguyên đơn yêu cầu bị đơn chuyển giao lại tên miền lacosteshopsale.com cho nguyên đơn.

Bị đơn đã không đáp trả một lời nào trước những lập luận của nguyên đơn.

Trọng tài đã quyết định như sau:

- Tên miền tranh chấp lacosteshopsale.com khác với nhãn hiệu LACOSTE của nguyên đơn bởi các từ bổ sung shop, sale và từ gtld “.com”. Yếu tố chi phối trong tên miền tranh chấp là nhãn hiệu Lacoste của nguyên đơn, từ shopsale không đủ để phân biệt tên miền lacosteshopsale.com với nhãn hiệu LACOSTE của nguyên đơn. Theo tiền lệ của UDRP, việc bổ sung thêm hậu tố hay tiền tố không đủ để phân biệt tên miền lacosteshopsale.com với nhãn hiệu LACOSTE. Tương tự như vậy, Trọng tài cũng chỉ ra một ví dụ liên quan đến nhãn hiệu RED BULL, nhãn hiệu RED BULL rõ ràng là một yếu tố nổi bật nhất trong tên miền redbull-jp.net dù kết hợp thêm hậu tố -jp, việc này có thể gây cho công chúng nghĩ rằng tên miền redbull-jp.net được gắn kết hoặc có liên quan đến chủ sở hữu nhãn hiệu RED BULL. Do đó, Hội đồng Trọng tài đã thấy rằng tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu LACOSTE của nguyên đơn.

- Trong trường hợp hiện tại, nguyên đơn cáo buộc rằng bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền và bị đơn đã không có bằng chứng nào để khẳng định bất kỳ quyền hay lợi ích hợp pháp nào. Trọng tài cũng đồng ý rằng bị đơn đã không hề được nguyên đơn ủy quyền, cho phép sử dụng nhãn hiệu LACOTES dưới bất kỳ hình thức nào và bị đơn không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với tên miền tranh chấp:

- Bị đơn đã đăng ký tên miền tranh chấp sau khi nguyên đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Khoản 4 (b) (iv) của Chính sách UDRP (Chính sách giải quyết tên miền thống nhất) quy định về việc đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu, nếu bị đơn bằng cách sử dụng tên miền đã cố tình tìm cách thu hút người dùng Internet truy cập vào trang web, hay những đường link dẫn đến những trang quảng cáo khác để tạo lợi nhuận, hoặc tạo ra một khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn, làm người dùng Internet nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn, hoặc tin rằng có sự liên kết, ủy quyền, tài trợ, cho phép của nguyên đơn.

Tên miền tranh chấp dẫn người dùng Internet đến một trang web giới thiệu về thị trường bán hàng trực tuyến, cung cấp các hàng hóa khác nhau để bán, bao gồm cả quần áo và phụ kiện mang nhãn hiệu LACOSTE; điều này đã thu hút một lượng truy cập lớn vào trang web, người dùng Internet tin rằng đây là trang web bán các sản phẩm LACOSTE. Hội đồng Trọng tài xét thấy rằng bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp với dụng ý xấu

Trên cơ sở đó, ngày 19/4/2010, Hội đồng Trọng tài đã quyết định rằng tên miền lacosteshopsale.com được chuyển giao cho nguyên đơn

2. Tranh chấp tên miền quốc tế liên quan đến tên thương mại của tổ chức, doanh nghiệp

a. Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA)

FIFA, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế và là nhà tổ chức Cúp bóng đá thế giới World Cup, và ISL, đại lý tiếp thị độc quyền của FIFA đã kiện một Bị đơn về việc lạm dụng 15 tên miền như: worldcup2002.com, 2002worldcup.org. Hai năm sau khi những tên miền này được đăng ký, Bị đơn đã gửi thông báo tới một trong các Nguyên đơn nêu rằng về thực chất: “Tôi là chủ của các tên miền trên. Tôi hiểu rằng công ty các ngài đang chuẩn bị lập một website. Tôi muốn hỏi rằng liệu những tên miền trên có thể sử dụng được cho website của công ty các ngài không? Nếu các ngài quan tâm đến bất kỳ tên miền nào nói trên, tôi sẵn lòng

bán lại cho công ty các ngài. “Các Nguyên đơn cho rằng những tên miền trên tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu “World Cup của FIFA đã đăng ký ở nhiều nước, kể cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản là những nơi đã diễn ra World Cup 2002.

Thành viên Hội đồng duy nhất đã công nhận 13 tên miền có cụm từ “World Cup” tương tự dễ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu World Cup đã đăng ký. Tuy nhiên, hai tên miền còn lại (wc2002.com và wc02.com) không làm người ta nghĩ ngay đến World Cup (thành viên hội đồng cho rằng hai tên miền đó có thể nói đến nhà vệ sinh “water closet”). Thành viên Hội đồng quyết định rằng việc sử dụng các tên miền nói trên, cho dù vì các mục đích phi thương mại, là không hợp pháp hoặc công bằng vì Bị đơn đã sao chép website chính thức của Nguyên đơn mà không có thêm ý tưởng mới nào bổ sung.

Về luận điểm cho rằng Bị đơn hành động với dụng ý xấu, hội thẩm viên nhận thấy đề nghị bán các tên miền của Bị đơn không hình thành sự kiện là Bị đơn đăng ký các tên miền trước hết vị mục đích bán lại cho Nguyên đơn. Tuy nhiên, kết luận hợp lý duy nhất từ sự kiện Bị đơn đăng ký một số lượng lớn các tên miền nói trên là Bị đơn có ý định lưu giữ các tên miền nhằm ngăn cản các Nguyên đơn đưa nhãn hiệu hàn hoá World Cup thành một tên miền tương ứng. Vì vậy, thành viên Hội đồng đã yêu cầu chuyển giao 13 tên miền (trừ hai tên miền chỉ có chữ “wc”) cho FIFA.

Tranh chấp tên miền không loại trừ bất kỳ chủ thể nào, cho dù đó là Liên đoàn Bóng đá thế giới nổi tiếng.

b. Hãng hàng không AirFrance và tên miền www.airfrance.com

AirFrance là hãng hàng không nổi tiếng của Pháp và đã đăng ký rất nhiều tên miền theo tên công ty để quảng bá, bảo vệ thương hiệu và cung cấp dịch vụ đặt vé trực tuyến và hàng năm phải đầu tư khoảng € 350.000 để duy trì sự hoạt động của các tên miền này.

Năm 2001, AirFrance phát hiện hãng Unicon Media đã đăng ký tên miền wwwairfrance.com và dẫn đến website superinternetdeals.com chuyên kinh doanh vé máy bay chiết khấu và các chương trình giảm giá du lịch. Ngay lập tức, AirFrance đã gửi thư yêu cầu Unicon Media ngừng sử dụng tên miền này nhưng chẳng những không nhận được phản hồi mà sau đó còn được biết tên miền này đã được Union Media chuyển bán cho công ty Seven Summit Ventures. Một lần nữa, AirFrance lại nhận được sự im lặng sau khi gửi yêu cầu tới Seven Summit Ventures yêu cầu chấm dứt sử dụng tên miền và vì vậy, AirFrance đã đệ đơn lên WIPO yêu cầu xử lý tranh chấp tên miền theo chính sách và cơ chế giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất.

Sau những nỗ lực không thành công trong việc liên hệ với Seven Summit Ventures, WIPO đã đưa khiếu nại về tên miền wwwairfrance.com của AirFrance ra xét xử và phán quyết như sau: (i) tên miền wwwairfrance.com dễ nhầm lẫn với thương hiệu Airfrance nổi tiếng vì tiền tố www là viết tắt của World Wide

Web rất phổ biến và không đủ khả năng tạo nên sự khác biệt giữa tên miền và thương hiệu; (ii) bị đơn không có mối quan hệ kinh doanh nào với nguyên đơn, không phải là đại lý của nguyên đơn. Hơn nữa, nguyên đơn cũng chưa từng cho phép bị đơn sử dụng thương hiệu của mình vì bất kỳ mục đích gì; (iii) mặc dù bị đơn mua lại tên miền của một chủ thể khác nhưng trước đó, tên miền đã bị chủ thể đăng ký trái phép. Vì những lý do trên, hội đồng trọng tài của WIPO quyết định trả lại tên miền cho AirFrance.

3. Tranh chấp tên miền quốc tế gần giống và tương tự

a. Ericsson trong vụ tranh chấp liên quan đến tên miền ercisson.net

Ngày 29/4/2010, WIPO đã thụ lý đơn khiếu nại về tên miền ercisson.net do nguyên đơn là Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson) có trụ sở tại Thụy Điển gửi đến. Bị đơn trong vụ kiện là Above.com Domain có trụ sở tại Austrlia.

Nguyên đơn là một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị viễn thông và các dịch vụ lien quan đến khai thác mạng di động và cố định. Nguyên đơn là chủ sở hữu nhãn hiệu ERICSSON ở Anh và Mỹ. Nhãn hiệu ERICSSON được bảo hộ còn kèm theo thiết kế cách điệu. Nguyên đơn cũng là chủ sở hữu của tên miền ericsson.com đã được đăng ký từ năm 1989.

Nguyên đơn đã sử dụng tên ERICSSON gắn với hàng hóa viễn thông và dịch vụ. Hàng hóa viễn thông và dịch vụ mang tên ERICSSON được xuất hiện ít nhất từ đầu năm 1942. Theo nguyên đơn, việc đăng ký nhãn hiệu hợp lệ và sự tồn tại của nhãn hiệu đã đủ để thiết lập quyền của nguyên đơn. Nguyên đơn đã chi hàng tỷ đô để quảng cáo nhãn hiệu ERICSSON và chỉ riêng tại Mỹ, nguyên đơn đã bán sản phẩm được hàng tỷ đô la. Nguyên đơn cho rằng mình có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền, tên miền tranh chấp tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON bởi sự đảo ngược của chữ cái “R” và “C”. Từ "Ercisson" trong tên miền tranh chấp và ERICSSON thương hiệu của nguyên đơn là hầu như giống hệt nhau.

Theo nguyên đơn, tên miền tranh chấp rõ ràng có thể sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa được cung cấp hoặc các dịch vụ tại website ercisson.net, ảnh hưởng đến quyền lợi của nguyên đơn và danh tiếng của nhãn hiệu ERICSSON – nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị viễn thông và dịch vụ. Trong khi đó, nguyên đơn và bị đơn không hề phát sinh bất kỳ sự cho phép hay ủy quyền hợp pháp nào để sử dụng nhãn hiệu ERICSSON. Từ ERICSSON không phải là một phần của bị đơn và bị đơn cũng chưa bao giờ hoặc đang hay đã từng được biết đến với tên ERICSSON.

Trước những cáo buộc trên, bị đơn không có phản hồi.

Hội đồng Trọng tài đã quyết định như sau:

- Theo những bằng chứng được cung cấp bởi nguyên đơn, Hội đồng Trọng tài thấy rằng nguyên đơn có quyền hợp pháp với nhãn hiệu ERICSSON. Tên miền tranh chấp là gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON. Cách chuyển đổi chữ cái “R” và “C” là một lỗi chính tả do lỗi đánh máy của người dùng Internet khi gõ tên miền vào một trình duyệt web. Khi so sánh chính tả của tên miền tranh chấp ERCISSON với nhãn hiệu ERICSSON của nguyên đơn, Trọng tài thấy hai bên đều có 8 chữ cái, trong đó có 6 chữ cái giống hệt nhau, theo thứ tự chính xác. Còn lại, có 2 chữ cái đã được thay đổi, theo cách hoán đổi vị trí cho nhau theo kiểu lỗi gõ chính tả từ ERICSSON. Nhầm lẫn giữa tên miền tranh chấp ercisson.net và nhãn hiệu ERICSSON là kết quả của sự nổi tiếng từ nhãn hiệu ERICSSON, từ sự xuất hiện rộng rãi và ảnh hưởng của nguyên đơn trên toàn thế giới. Việc bảo hộ nhãn hiệu ERICSSON bao gồm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến mạng viễn thông và thiết bị kết hợp với đuôi .net (tên miền gTLD dùng chung). Trọng tài đồng ý rằng tên miền tranh chấp là trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu ERICSSON của nguyên đơn.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp với tên miền tranh chấp. Liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, nguyên đơn đã đưa ra bằng chứng là nhãn hiệu ERICSSON của họ đã được hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực viễn thông từ năm 1876. Trong khi đó, bị đơn chưa bao giờ được biết đến với tên miền tranh chấp.

- Bị đơn đã đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích xấu, bị đơn đã cố ý sử dụng tên miền với mục đích thu hút người dùng Internet truy cập vào trang web ercisson.net bằng cách tạo ra khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn. Bị đơn sử dụng tên miền tranh chấp để chuyển hướng khách hàng đến đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn. Trong thực tế, khi người sử dụng Internet truy cập vào trang web ercisson.net sẽ bị chuyển hướng đến trang web là đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn, mỗi lần nhấp chuột như vậy, bị đơn sẽ được bên thứ ba trả doanh thu. Đây rõ ràng là một dấu hiệu của mục đích xấu trong việc đăng ký và sử dụng tên miền tranh chấp ercisson.net.

Do vậy, Hội đồng Trọng tài đã quyết định tên miền ercisson.net được chuyển giao cho nguyên đơn.

b. Tranh chấp liên quan đến tên miền kloeckner.com

Ngày 28/5/2010, WIPO đã thụ lý đơn khiếu nại về tên miền kloeckner.com do nguyên đơn là Klöckner & Co SE ở Brigitte Joppich, Đức gửi đến. Bị đơn trong vụ kiện là Klocke of America, Inc có trụ sở tại Fort Myers, Florida, Hoa Kỳ. Tên miền tranh chấp được bị đơn đăng ký qua Network Solutions, LLC.

Nguyên đơn là Klöckner & Co SE, một công ty chuyên kinh doanh về thép và kim loại, có trụ sở tại Đức và hoạt động tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Nguyên đơn cũng tham gia vào ngành sản xuất nhựa và vật liệu đóng gói. Doanh số bán hàng do nguyên đơn cung cấp trong năm 2008 lên tới 6.750 triệu EURO. Nguyên đơn đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu KLÖCKNER & CO và KLÖCKNER Duisburg tại Đức và Mỹ, bị đơn đã sở hữu các tên miền kloeckner.de, kloeckner.at, kloeckner.ch and kloeckner-stahl-und-metallhandel.de.

Riêng bị đơn là doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất vật liệu đóng gói, nguyên đơn có trụ sở và hoạt động chủ yếu tại Mỹ. Klocke of America Inc hay còn có tên gọi khác là Carsten Klocke.

Cả hai bên đều thừa nhận rằng đã có một vụ kiện tụng xảy ra giữa hai bên từ 12 năm trước đây vì nguyên đơn cho rằng tên gọi của bị đơn tương tự và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn và nguyên đơn đã thực hiện các cuộc đàm phán với bị đơn về việc bán lại tên miền tranh chấp.

Theo cơ sở dữ liệu Whois do nguyên đơn cung cấp, tên miền tranh chấp đã được đăng ký lần đầu tiên vào ngày 20/6/2001bởi Cambridge Capital Investment Ltd, thuộc tiểu bang Florida, Mỹ. Ngày 04/2/2008, tên miền tranh chấp lại được bị đơn đăng ký bởi Klocke of America, cũng có địa chỉ tại Florida, Mỹ.

Nguyên đơn đưa ra những lý luận sau:

- Nguyên đơn đã gửi bản sao liệt kê các văn bản được chứng nhận quyền bảo hộ nhãn hiệu KLÖCKNER. Tuy nhiên, với ký tự Ö, đây là một từ tiếng Đức có âm sắc, nhưng trên bàn phím chữ Ö không có sẵn nên nó thường được viết thành OE. Nguyên đơn cho rằng tên miền tranh chấp là kloeckner.com trùng lặp, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu KLÖCKNER trong đó nguyên đơn có quyền.

- Bị đơn không có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp, nguyên đơn đã không ủy quyền cho bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp nên bị đơn không có quyền sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn cho tên miền. Nguyên đơn cho rằng bị đơn không có bằng chứng về việc đăng ký và sử dụng tên miền với mục đích tốt đẹp. Tên miền tranh chấp được sử dụng để link về trang web chính của bị đơn là “www.klocke.com”. Bị đơn không có bằng chứng nào về việc được mọi người biết đến với tên miền tranh chấp hay được biết đến với nhãn hiệu KLÖCKNER.

- Tên miền tranh chấp đã được bị đơn đăng ký và sử dụng với mục đích xấu. Bị đơn hoàn toàn nhận thức được về nhãn hiệu KLÖCKNER, trong một vụ tranh chấp nhãn hiệu trước đây, nguyên đơn đã cố gắng để bị đơn không sử dụng tên ”Knocke”.

Tên miền tranh chấp được sử dụng như một trang thông tin giới thiệu, trong đó có liên kết đến một số đường dẫn cung cấp các loại dịch vụ liên quan đến lĩnh vực dược phẩm. Như vậy, bị đơn đã sử dụng tên miền với dụng ý xấu khi tạo đường dẫn đến trang web của bên thứ ba, bị đơn đã cố tình làm ảnh hưởng đên danh tiếng của nguyên đơn, tìm kiếm lợi nhuận từ danh tiếng của nguyên đơn.

Nguyên đơn đưa việc hai bên đã tham gia vào cuộc đàm phán không thành công cho việc mua và bán tên miền tranh chấp năm 2009, vì bị đơn đã yêu cầu trả 20.000 EURO cho việc này. Nội dung email trao đổi về việc này đã được nguyên đơn in ra và chuyển đến WIPO, trong đó có yêu cầu đầy đủ cảu nguyên đơn về việc số tiền trên được trả cho chi phí pháp lý phát sinh cho tên miền và cả tranh chấp nhãn hiệu trước đó. Bị đơn đã lợi dụng tên miền tranh chấp và sự nổi tiếng của nhãn hiệu KLÖCKNER để thu hút khách truy cập vào trang web chính là www.klocke.com. Quan trọng hơn, bị đơn đã ngăn cản sự hiện diện trên mạng Internet của nguyên đơn, làm việc kinh doanh của nguyên đơn bị ảnh hưởng.

Vì những lý do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn chuyển giao lại tên miền tranh chấp.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của nguyên đơn, do WIPO gửi đến, bị đơn đã đáp trả như sau:
- Bị đơn từ chối yêu cầu của nguyên đơn. Bị đơn nói rằng tên miền tranh chấp lúc đầu tiên đã được nguyên đơn đăng ký và nguyên đơn đã từ bỏ nó. Tại Mỹ, trong ngành công nghiệp đã bị nhầm lẫn giữa tên Kloeckner và Klocke. Bị đơn đã xác nhận rằng điều này đã làm phát sinh nhiều chi phí về pháp lý và gây tranh chấp với nguyên đơn.
- Bị đơn khẳng định mình có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp. Bị đơn sử dụng tên miền này để chuyển tiếp lưu lượng truy cập của khách hàng vào Tập đoàn Klocke. Lý do cho việc này là:

a. Khách hàng tìm kiếm bị đơn có thể nhầm lẫn với tên Kloeckner.

b. Bị đơn đang sử dụng vật liệu uốn nhựa bằng nhiệt từ Kloeckner Pentaplast ở Mỹ và ở Đức. Điều này có lợi, là tiềm năng cho cả hai – bị đơn và Kloeckner Pentaplast khi bị đơn đăng ký tên miền tranh chấp, vì nó giảm chi phí phát sinh, lại quảng cáo được cho cả hai bên.

c. Bị đơn sử dụng máy đóng gói, bao bì Kloeckner tại Mỹ và Đức, với các tên Kloeckner MediSeal và Kloeckner Medipack mặc dù các tên này đã được thay đổi là Koerber Koerber Mediseal and Koerber Medipack nhưng người dùng vẫn biết đến. Đây là tiềm năng của bị đơn vì sự cần thiết của tên Kloeckner vì nó sẽ được sử dụng lâu dài, chính thống cả trong tương lai, cho dù các máy này có thể sẽ bị thay đổi nữa.

Bị đơn cho là Klöckner & Co SE - nguyên đơn đã không kinh doanh trực tiếp tại Mỹ với tên Kloeckner mà là tên Namasco. Tên miền dưới “.com” được sử dụng chủ yếu tại Mỹ, trong khi bị đơn có trụ sở tại Đức đã sử dụng tên miền kloeckner.de và các tên miền khác dưới “.de” tức là bị đơn đã không có nhu cầu thúc đẩy, phát triển kinh doanh của mình qua tên miền tranh chấp.

Bị đơn không có ý định đăng ký tên miền tranh chấp để bán lại cho nguyên đơn. Nguyên đơn đã ra giá với bị đơn về tên miền tranh chấp trước. Tất nhiên, bị đơn cũng nhận thức rõ về việc tên miền tranh chấp là một lợi ích chính đáng với nguyên đơn, cũng như một số người khác. Do vậy, bị đơn đã chấp nhận với giá 15.000 EURO, nhưng sau đó nguyên đơn đã rút lại lời ra giá và đề nghị mức mới là 10.000 EURO.

Bị đơn sẽ xem xét đến việc cho phép các công ty khác bao gồm nguyên đơn đề cập đến việc giải quyết tên miền tranh chấp. Bị đơn cho rằng nếu bị mất tên miền tranh chấp cho một chủ thể khác, chỉ có thể là Kloeckner Pentaplast, đó là một nhà sản xuất hàng đầu thế giới về sản xuất vật liệu đóng gói bao bì hóa dược phẩm - đơn vị có quyền hợp pháp đầu tiên với tên miền (tên cũ của Kloeckner Group).

Trọng tài đã ra phán quyết theo lập luận và chứng cứ đã thu được:

- Nguyên đơn rõ ràng là có quyền đối với nhãn hiệu KLÖCKNER & CO và KLÖCKNER Duisburg. Trong cả hai nhãn hiệu tên chính KLÖCKNER được kết hợp ký tự "Ö" với một âm sắc. Bàn phím máy tính được sử dụng trong ngôn ngữ Đức có ký tự Ö nhưng không phải tất cả bàn phím đều có ký tự này. Nguyên đơn nói rằng nếu ký tự " Ö" không có sẵn trên bàn phím, nó thường được thay thế bằng "oe", " là không có sẵn trên bàn phím, nó thường được thay thế bằng "oe", " là không có sẵn trên bàn phím, nó thường được thay thế bằng "oe", dó đó từ kloeckner trong tên miền tranh chấp kloeckner.com là tương tự, gây nhầm lẫn nhất là về mặt ngữ âm. Vấn đề gây nhầm lẫn giữa một nhãn hiệu KLÖCKNER đánh vần chữ "Ö" với một ngữ âm tương tự là “oe” và một tên miền kloeckner.com. Trọng tài thấy có sự nhầm lẫn giữa nhãn hiệu KLÖCKNER của nguyên đơn với tên miền tranh chấp do bị đơn đăng ký.

- Bị đơn thừa nhận rằng ở Mỹ, nhiều người nhầm lẫn giữa tên "Kloeckner" và "Klocke". Tuy nhiên, cả bị đơn và nguyên đơn đều được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp gắn với tên miền tranh chấp, dù tên miền tranh chấp gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của nguyên đơn.

- Không có bằng chứng nào về việc bị đơn ngăn cản sự hiện diện trên mạng Internet của nguyên đơn, làm ảnh hưởng hay làm gián đoạn đến việc kinh doanh của nguyên đơn. Nguyên đơn không đưa được bằng chứng thực tế nào lập luận rằng bị đơn đã cố gắng thu hút khách hàng, lợi dụng sự nhầm lẫn để thu lợi cho mình. Theo các chứng cứ đã thu được, Hội đồng Trọng tài đã đồng ý rằng bị đơn không có ý định đăng ký tên miền tranh chấp để bán lại cho nguyên đơn. Qua email bị đơn trả lời nguyên đơn bằng thái độ chân thành và tinh thần hòa giải, việc mô tả các dự án liên quan dưới tên Kloeckner cho thấy, bị đơn hoàn toàn có chiến lược kinh doanh lớn, không làm ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của nguyên đơn và hiện bị đơn đã có vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp. Như vậy, không thể nói là bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

Trên cơ sở đó, ngày 28/5/2010, Hội đồng Trọng tài đã quyết định từ chối đơn của nguyên đơn.